2023-01-17
企業IPO中的知識產權（下）
作者：
賈媛媛
陳耀文 王聰睿子
在上篇《企業IPO中的知識產權（上）》中，我們對企業的內控風險進行了梳理，包括知識產權布局、知識產權來源和核心技術人員的管理。在下篇中，我們將討論企業在對外進行商業合作和生產經營時應關注的外部風險，包括與合作研發方、核心技術人員曾經就職的前單位、競爭對手以及第三方權利人相關的知識產權風險。最后，我們將簡要介紹IPO進程中的系列知識產權訴訟的特點并提供應對建議。
本部分將結合監管機構的問詢要點，對可能涉及到的企業外部風險則進行探討并提供應對建議，具體包括與合作研發方、來自核心技術人員曾經就職的前單位、競爭對手和其他第三方權利人的知識產權風險。
1.合作研發
對于擬上市企業與第三方的合作研發項目，監管機構主要考察擬上市企業在合作研發中的角色與貢獻度，以及擬上市企業在合作研發中對研發成果歸屬的約定。企業在合作研發中的角色與貢獻度可以體現其自主研發能力和對外部技術的依賴性；而對研發成果歸屬的約定可能直接影響擬上市企業對知識產權的使用是否受到限制，是否存在知識產權權屬爭議，以及是否會對企業未來的發展和經營產生不利影響。
具體而言，監管機構將重點關注以下方面：
企業自主研發能力以及對外部合作方的依賴程度
在判斷企業的自主研發能力與對外部合作方的依賴性方面，監管機構除了關注企業內部的研發投入，也會關注與外部合作方之間對研發項目的相關約定，包括合作模式、合作期限、費用分擔以及雙方各自承擔的研發義務等。
在廣州某公司的科創板上市申請過程中，該公司披露其研發費用占營業收入約3%，研發人員占比不足8%，涉及核心業務的7個研發項目中，只有2項為自主研發，其余均為合作研發。監管機構認為其研發投入較低、對于外部協作的研發項目的依賴性較大，且在該研發項目中未做出實質性貢獻，體現了研發能力的不足。最終該公司主動撤回了上市申請。
合作研發模式與研發成果的歸屬
在實踐中，由于單個企業的研發能力有限，其會選擇與科研機構合作，而具體的合作模式以及對研發成果權屬的約定可能決定了該企業在后續生產經營中是否能夠自由實施該研發成果以及是否會對企業的未來發展產生重大不利影響。因此，監管部門通常會關注擬上市企業與科研機構的合作模式、各自承擔的工作，以及對研發成果權屬的約定。
擬上市企業與外部機構進行合作研發的模式主要可分為委托開發與合作開發。在兩種開發模式下，法律均給予了當事人較大的意思自治空間，雙方可以就開發過程中各自承擔的工作、技術成果的歸屬和使用等做出約定。二者的不同之處在于如果雙方未對研發成果歸屬進行約定或者約定不清楚，則分別按照委托開發和合作開發模式下的法定規則執行，二者的模式及法律規定如下：
a)委托開發
委托開發是指開發方基于委托方的委托進行開發，委托方一般僅負責提供開發需求、資金、設備等物質條件或者承擔輔助協作事項；而開發方是承擔實質性開發工作的一方，負責制定和實施研究開發計劃，按期完成開發工作，交付開發成果，提供有關技術資料和必要的技術指導，幫助委托人掌握開發成果。
在實踐中，企業經常會與科研機構或者科技公司合作，由企業提供資金和需求，科研機構或者科技公司負責開發工作。按照傳統買賣合同的邏輯，企業通常會認為，研發成果理所應當歸企業單獨所有，而科研機構或者科技公司除收取約定報酬外不再享有其他權利。但是，在知識產權的法律框架下，法律傾向于保護付出智力勞動的一方，而不是提供物質支持的一方。因此，如果未在委托開發合同中明確約定，那么研發成果將歸科研機構或者科技公司所有，企業僅可在約定的范圍內（例如約定的地域、期限、用途）免費使用。
例如，在委托開發中，委托開發完成的發明創造，除法律另有規定或者當事人另有約定外，申請專利的權利屬于研究開發人。研究開發人取得專利權的，委托人可以依法實施該專利。1
b) 合作開發
合作開發是指雙方基于共同的創作意愿，均分別投入資金、人員或技術，通過技術投資、分工參與、協作配合等方式，共同參與技術的研發過程。2
在合作開發中，合作開發完成的發明創造，申請專利的權利屬于合作開發的當事人共有。值得注意的是，合作開發的當事人一方不同意申請專利的，另一方或者其他各方不得擅自申請專利3。在權利共有的情況下，權利人對研發成果的后續使用會受到其他權利人的限制，尤其在涉及到專利申請以及轉讓、許可他人專有使用的情況時，需要征得全部共有人的同意。4
在實踐中，在合作開發的初期，雙方的創作意愿、合作、分工相對容易達成一致，但隨著各自的發展需要，對研發成果的后續使用方式很難長期保持步調一致，非常容易產生分歧。因此，建議企業提前規劃好未來的發展和可能遇到的問題，評估共有權利的情況下是否會限制企業發展以及潛在的業務機會。如果可能的話，盡量約定知識產權由企業單獨所有。
2.核心技術人員曾就職的前單位
在實踐中，很多企業的核心技術人員或高管在加入擬上市企業之前，可能曾就職于同行業的其他公司，并且其在前單位的工作范圍、所參與的研發項目、前單位的主營業務也與擬上市企業存在不同程度的重合。有些核心技術人員在前單位甚至擔任研發團隊負責人，或者被列為專利發明人，并與前單位之間簽署了知識產權協議。近年來，我國法院對商業秘密采取“強保護”措施，尤其對員工“跳槽”帶走商業秘密或通過“挖角”而不當獲取商業秘密的行為進行嚴厲打擊。2021年2月，最高人民法院發布了我國商業秘密侵權案史上最高判賠額的“香蘭素”案二審判決，支持了原告主張的1.59億損害賠償并在判決中釋明原告可另案主張懲罰性賠償。同時，最高院判令被告公司及其法定代表人承擔連帶責任，并認為被告已涉嫌構成刑事犯罪，相關線索將移交公安和檢察機關。5
這種情況下，上市監管機構更加關注擬上市企業的核心技術人員在前單位的任職情況，往往會對此類人員進行多輪問詢，來了解上述人員在前單位及擬上市企業的任職情況、是否存在保密義務或競業限制、是否在離職一年內申請與前單位職務范圍相關的知識產權等，以此判斷擬上市企業與上述人員的前單位之間是否可能存在潛在風險并對企業的未來發展產生重大不利影響。
例如，在深圳某企業的IPO過程中，監管機構的多次問詢均提及其核心技術人員陳某等人在前單位的任職情況，要求擬上市企業答復該核心員工是否有競業禁止、離職補償，以及其入職后的工作內容和職責是否涉及原單位的職務成果。而該企業僅披露陳某等人在前單位的職位為工程師，而未詳細說明其負責的研發方向、具體研發內容和負責的研發項目，也未說明前單位的技術研發、業務方向和產品與擬上市企業是否存在差異。最終該企業主動撤回IPO上市申請。
企業應當在核心技術人員入職時，對此類人員在前單位的工作內容和職責，以及其所承擔的知識產權相關義務進行調查，詢問其與前單位的保密協議、競業限制協議等文件的簽署情況，書面告知并且要求該核心技術人員書面承諾其不得在工作中違反與原單位的約定或使用他人的商業秘密，以盡早識別并防范因此產生的法律風險。
企業在答復監管機構的問詢時，應當說明：企業為防范與前單位之間的知識產權糾紛所采取的措施；核心技術人員在前單位的工作范圍、所負責的研發方向和研發項目是否與當前工作存在差異；在前單位的相關研發項目中是否為主要參與者或者核心負責人、或者僅承擔輔助性工作；前單位的技術路徑與擬上市企業是否存在延續性或者顯著差異；以及前單位的產品與擬上市企業的相關產品在性能指標、技術參數等方面是否存在差異，且在該技術領域中該差異是否會對產品的生產和銷售產生實質性影響。
3.競爭對手
根據權威的統計數據顯示，2019年至2021年科創板上市企業共有7839件相關司法訴訟6。其中，272件為侵害發明專利權糾紛，案件數量在各類案由中排名第三，原告大多為擬上市企業的競爭對手。因知識產權侵權的救濟方式包括停止侵權（即“禁令”）和賠償，如果擬上市企業被判定侵權成立，可能面臨天價賠償及關閉整個業務線的風險，可能對其相關業務造成重大不利影響。因此，監管機構對知識產權訴訟尤為關注，主要的問題包括：是否已如實、完整披露相關訴訟或爭議情況；與競爭對手的訴訟或爭議的最新進展；涉訴知識產權與核心產品的對應情況、營業收入的占比；相關訴訟或爭議對擬上市企業的生產經營是否構成重大不利影響等。
例如，在縱橫股份的上市案例中即涉及到競爭對手的狙擊。2020年4月20日，縱橫股份的上市申請被受理，兩個月后其競爭對手雄安遠度向其提起專利侵權訴訟。縱橫股份迅速向監管機構主動披露訴訟進展，并委托律所出具不侵權意見書，表明該訴訟不會造成重大不利影響。2020年9月，雄安遠度再次出擊，對縱橫股份的專利提起無效，縱橫股份隨即提交了專利穩定性評估意見，并說明該專利并非企業的核心專利，即使專利被無效，企業仍在本領域有著較高的技術壁壘。由于應對妥善，雖然經歷這兩次重大危機，縱橫股份于2021年1月獲批發行。7
從該則案例中可以看出，為快速有效地化解競爭對手帶來的外部風險，需要企業對我國專利侵權和專利無效的相關程序、資料準備和實踐細節進行全面了解，并提前制定預案，準備相關材料，以便在風險出現時進行迅速且有效的應對，必要時委托專業的知識產權律師出具法律意見書。
4.第三方權利人
除了上述提及的核心技術人員曾就職的前單位和競爭對手，企業在IPO進程中也有可能遭遇其他第三方知識產權權利人的狙擊。例如，如果擬上市企業在生產經營的過程中使用他人享有知識產權的字體、圖片或軟件，但未獲得授權或超出授權范圍，相關權利人很可能在企業上市的關鍵節點提出權利主張或者發起訴訟。
與上述由競爭對手發起的訴訟不同，通常，第三方權利人主要以盡快解決爭議并獲得相應賠償金或許可費為目的，而不是為了阻止企業上市或在同行業獲得優勢競爭地位。因此，在面對第三方權利人的權利主張時，企業應當及時、妥善處理，盡快委托有經驗的律師，與第三方權利人進行談判并達成和解，避免對企業的上市進程造成阻礙。
在筆者曾處理過的一個案例中，擬上市企業的核心產品為示波器，需集成定制化軟件，以對示波器進行控制并實現相應功能，而這種定制化軟件是基于該示波器產品的具體性能和參數，在第三方權利人享有知識產權的開源軟件的基礎上而定制開發的。在該企業的IPO過程中，企業收到了開源軟件權利人發出的警告函，要求與其進行協商談判并增購商業版軟件，否則將提起訴訟。在該種情況下，我們協助企業在第一時間進行內部核查，并與開源軟件權利人進行談判協商，最終促成雙方達成和解，在爭議早期解決了該糾紛，避免了此事件對企業的上市進程造成不利影響。
1.IPO知識產權系列訴訟的特點
如上所述，IPO上市的關鍵節點，企業有可能會遭遇來自核心技術人員曾就職的前單位、競爭對手和第三方權利人的知識產權訴訟，以阻礙擬上市企業的上市進程或者給擬上市企業施加更大壓力，以便在和解談判中獲得更為有利的地位和條件。與常規的知識產權訴訟不同，在企業IPO階段的知識產權訴訟已經不僅限于知識產權訴訟本身，其工作重點也應當包括知識產權訴訟與IPO上市過程的協同，包括訴訟結果評估，訴訟對企業主營業務和核心產品的影響，企業是否已采取措施來進行技術更新和產品迭代，如何回復監管機構針對訴訟的問詢以及應對媒體的報道等等。
下文中，我們將簡要介紹IPO進程中的知識產權訴訟的特點，以期為企業提供風險防范思路和應對策略。
知識產權訴訟的救濟方式和責任承擔
在我國的司法體系中，知識產權權利人可以要求追究侵權人的民事責任、刑事責任或行政責任，具體救濟途徑包括禁令、損害賠償、財產保全等。其中，禁令是威懾力較大的救濟方式，若最終認定侵權成立，擬上市企業將被禁止使用相關技術，導致相關部門及生產線被關閉。在近期的知識產權相關法律的修訂中，立法機關已提高了法定賠償上限，而近期的司法案例中法院支持的判賠金額也顯著增加。例如，近期北京知識產權法院在“四維圖新與百度”的著作權侵權案判令被告賠償6450萬8，寧波中院在“格力與奧克斯”專利侵權系列案中判令被告賠償1.67億9。因此，如果擬上市企業在侵權訴訟中被判決侵犯他人知識產權，可能面臨天價賠償。此外，巨額的財產保全也可能會導致企業的賬戶凍結，無法進行正常的經營；訴訟帶來的負面輿論也可能給企業帶來更加深遠的不良影響。
案件數量多、案件類型多、案件難度大
在IPO進程中，擬上市企業可能在短時間內面臨多個知識產權訴訟，分別涉及不同的案由，包括專利侵權、專利無效、商業秘密侵權、專利權屬糾紛、計算機軟件著作權侵權等等，并且以技術類案件為主，案件難度較大。
例如，在某藍牙耳機芯片供應商的IPO過程中，該公司披露其33名員工，包括創始人和全部5名核心技術人員均來自同一家前單位，該前單位針對其提起了侵犯商業秘密訴訟、侵犯電路布圖設計專有權訴訟，要求追究其民事和刑事責任。同時，該前單位針對擬上市企業的81項實用新型專利提起專利無效，其中大部分專利被全部無效或部分無效。最終，該企業撤回了IPO上市申請。
因此，企業應當了解我國知識產權訴訟和專利無效的程序、審判規則和法律后果，并關注不同類型案件之間的協同，以及案件進程和結果對IPO進程的影響。例如，如果競爭對手針對擬上市企業在法院提起專利侵權訴訟，而在國家知識產權局審理的專利無效程序中，擬上市企業將競爭對手所主張的專利全部無效，那么擬上市企業可以以競爭對手失去權利基礎為由，申請法院裁定駁回競爭對手發起的專利侵權訴訟。
應對知識產權訴訟、監管機構問詢與媒體的協同
如上所述，在企業IPO階段的知識產權訴訟已經不僅限于知識產權訴訟本身，其工作重點也應當包括知識產權訴訟與IPO上市過程的協同，包括如何回復監管機構針對訴訟的問詢，如何進行信息披露，如何應對媒體報道，以及有效避免對合作方、下游客戶產生負面影響等等。
以甬矽電子上市為例，2021年6月，甬矽電子IPO申請受理。隨后，長電科技以侵犯商業秘密為由在對甬矽電子及其核心員工提起訴訟，索賠8000余萬。長電科技又陸續針對甬矽電子提起專利申請權及專利權權屬糾紛、勞動仲裁、專利無效等多起案件，并向監管機構發出《舉報信》。面對長電科技全方位的狙擊，甬矽電子也聘請了專業團隊應對訴訟，同時向監管機構提供了多達168頁的《舉報信專項核查報告》。2022年8月，雙方達成和解，甬矽電子向長電科技支付2500萬元，長電科技就上述糾紛撤回全部訴訟請求、仲裁申請、專利無效宣告請求等。在一個月后，甬矽電子的上市申請得以注冊生效，整個過程被多個媒體關注和報道。10
在上述縱橫股份的上市案例中，競爭對手雄安遠度除發起侵權訴訟和無效進攻外，還向監管機構發出舉報信，稱縱橫股份的核心專利穩定性差。縱橫股份除了在主動披露訴訟進展，向監管機構提交律師出具不侵權法律意見書、穩定性評價報告之外，還結合上述各類報告，向監管機構闡述了縱橫股份的技術壁壘和技術優勢，詳細評估后認為上述爭議對縱橫股份的核心業務影響較小11。經過多輪交鋒，縱橫股份得以在2021年初上市發行，整個過程同樣被多個媒體關注和報道。12
2.IPO知識產權系列訴訟應對策略
總結上述上市案例，為了向企業提供較為清晰的應對思路，下文以專利侵權訴訟為例，列出了相關應對要點以供企業參考：
不侵權抗辯/專利無效
企業應當在專業律師的協助下對涉案專利和相關產品進行對比，判斷是否存在侵權的可能性。若企業侵權的可能性較小，則可以主張不侵權抗辯，由專業的律師事務所出具法律意見書并提交監管機構。若涉案專利和相關產品較為相似，而經現有技術檢索后認為對方的專利不具備新穎性或創造性，則可以針對對方專利提起無效宣告請求。一旦成功無效對方專利，便從根本上推翻了對方提起侵權訴訟的基礎。
現有技術抗辯/抵觸申請抗辯
在專利侵權訴訟中，除了上述不侵權抗辯和主動提起專利無效的策略外，還可以分析涉訴產品所使用的技術是否為現有技術。如涉訴產品使用的技術為現有技術，則可采用現有技術抗辯，主張涉訴產品不應認定為侵權13。值得特別注意的是，涉訴專利的抵觸申請也可能公開相關的技術方案，如果被訴侵權產品使用的是抵觸申請中公開的技術方案，而該技術方案未在抵觸申請中保護，則可參照現有技術抗辯的規則進行抵觸申請抗辯。14
在筆者處理的一個涉及電池行業的IPO案件中，擬上市企業的競爭對手提起了多個專利侵權訴訟，索賠數億人民幣。監管機構要求我們對其涉及的知識產權訴訟提供法律意見書。基于對現有技術及抵觸申請的分析，我們認為擬上市企業現有技術抗辯和抵觸申請抗辯成功的可能性較高，所涉訴訟對企業的生產經營不會造成重大影響。最終監管機構批準了該企業的上市申請。
在先使用/合法來源
若企業在專利申請日前已經制造了相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的，則屬于在先使用而不被視為侵權。15
若企業通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業方式取得產品。那么可以主張合法來源抗辯16，并提交符合交易習慣的相關證據，如企業的進貨渠道合法、支付了合理的對價并可提供相應的票據等證明。
非主營業務/非核心技術/替代技術路線
相較于知識產權訴訟本身，實際上，監管機構更加重視訴訟是否會對企業的核心技術、主營業務、日常經營產生重大不利影響。因此，若涉案技術并非公司的核心技術或與主營業務關聯較小，則可以提交相關資料和文件加以證明其競爭對手提起的訴訟并不會對企業的主營業務產生不利影響。
此外，若涉案技術確實與核心技術與主營業務相關，但是企業掌握替代技術路線。則可提交相關資料文件并向監管機構說明，企業能夠在不使用被控侵權技術的前提下，通過替代技術路線實現原有的經營目的，保證主營業務合法、順利地開展，打消監管機構的顧慮。
反訴/和解
當企業對自身技術實力及知識產權儲備較強，可以采取反訴的方式向對方施加壓力，推動談判進程，盡早達成和解。例如，上市公司光峰科技即曾面對其競爭對手臺達電子的三件專利侵權訴訟。針對臺達電子的訴訟，光峰科技迅速提起專利無效。與此同時，光峰科技幾乎在被訴的同一時間向臺達電子提出10件專利侵權訴訟的反訴。經歷了近三年的攻防戰爭，最終臺達電子向最高院申請撤訴，光峰電子依靠其核心技術建立的完善專利體系取得了案件的全面勝利。17
如今，科技型企業已經成為國民經濟的支柱，在IPO上市的企業中有大量的科技型企業。2019年，國家為此設立了專門扶持科技型企業的科技創新板塊。在科技型企業上市過程中，知識產權問題是監管企業關注的重中之重，它不僅關系到企業是否有足夠支撐自身發展的“彈藥”，亦關系到企業是否有足夠抵御外部風險的“武器”和“盾牌”。本文結合實踐經驗，梳理了企業IPO中常見的知識產權問題，并提出相應的應對策略，以期為企業IPO中的知識產權合規提供指引。同時，歡迎大家掃碼收看本文作者賈媛媛律師在合享課堂錄制的同名課程。
《企業IPO中的知識產權》視頻課程
請掃碼觀看
京ICP備05019364號-1 
京公網安備110105011258
