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前 言
創(chuàng)造性是對發(fā)明創(chuàng)造相較于現(xiàn)有技術(shù)在創(chuàng)新高度方面的要求。根據(jù)專利法第22條第3款規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。由上述規(guī)定可知，實用新型專利的創(chuàng)造性評價標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)明專利不同，實用新型專利要求具有“實質(zhì)性特點和進步”，但不需要達到發(fā)明專利所要求的具有“突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步”的高度[1]。然而，如何客觀地把握實用新型專利的創(chuàng)造性評價標(biāo)準(zhǔn)是審查實踐中的難點。
根據(jù)專利審查指南第四部分第六章的規(guī)定，實用新型專利與發(fā)明專利在創(chuàng)造性評價標(biāo)準(zhǔn)上的差異主要體現(xiàn)在“技術(shù)啟示”的判斷上。在判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示時，二者的區(qū)別體現(xiàn)在兩個方面：一、對技術(shù)領(lǐng)域的考量。對于實用新型專利而言，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域。但是現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術(shù)中有明確的記載，促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的，可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域；二、對現(xiàn)有技術(shù)數(shù)量的考量。對于實用新型專利而言，一般情況下可以引用一項或者兩項現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性，對于由現(xiàn)有技術(shù)通過“簡單的疊加”而成的實用新型專利，可以根據(jù)情況引用多項現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性。
專利審查指南的上述規(guī)定為實用新型專利的創(chuàng)造性評價提供了基本的指引，但卻沒有詳細(xì)闡述“現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示”“相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域”“簡單的疊加”等標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)如何理解，由此導(dǎo)致實踐中對實用新型專利的創(chuàng)造性評價常常產(chǎn)生爭議。本文旨在探討實用新型專利創(chuàng)造性評價中經(jīng)常涉及的幾個關(guān)鍵問題。
1. 如何確定現(xiàn)有技術(shù)所屬的技術(shù)領(lǐng)域及相關(guān)或相近的技術(shù)領(lǐng)域
對于實用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域，專利審查指南第二部分第二章指出，實用新型的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)是要求保護的實用新型技術(shù)方案所屬或者直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，而不是上位的或者相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是實用新型本身，具體的技術(shù)領(lǐng)域往往與實用新型在國際專利分類表中可能分入的最低位置有關(guān)。而對于相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)如何理解，專利法、實施細(xì)則及審查指南均未給出相關(guān)規(guī)定。
最高人民法院在握力計案中明確了專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域、相關(guān)及相近的技術(shù)領(lǐng)域的確定規(guī)則[2]。涉案專利涉及一種測定人手握力的握力計，無效決定認(rèn)定權(quán)利要求1相對于證據(jù)7（一種體力測定器)結(jié)合證據(jù)2（手提式數(shù)字顯示電子秤）不具備創(chuàng)造性。案件的爭議焦點之一是如何確定現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域，即證據(jù)2公開的手提式數(shù)字顯示電子秤與涉案專利保護的測定人手握力的握力計是否屬于相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域？本領(lǐng)域技術(shù)人員能否從證據(jù)2獲得相應(yīng)的技術(shù)啟示？
最高人民法院指出，技術(shù)領(lǐng)域的確定應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求所限定的內(nèi)容為準(zhǔn)，一般根據(jù)專利的主題名稱，結(jié)合技術(shù)方案所實現(xiàn)的技術(shù)功能、用途加以確定。專利在國際專利分類表中的最低位置對其技術(shù)領(lǐng)域的確定具有參考作用。相近的技術(shù)領(lǐng)域一般是指與實用新型專利產(chǎn)品功能以及具體用途相近的領(lǐng)域；相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域一般指實用新型專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征所應(yīng)用的功能領(lǐng)域。具體到該案，最高人民法院認(rèn)為，權(quán)利要求1與證據(jù)7相比，其區(qū)別在于測力傳感器不同，因此測力傳感裝置為本專利的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域。關(guān)于證據(jù)2的技術(shù)領(lǐng)域和涉案專利是否相近，最高人民法院認(rèn)為，涉案專利保護一種握力計，從技術(shù)功能上講，屬于測力裝置，具體用途為測人手的握力。雖然握力計和電子秤都是測力裝置，但二者分別具有不同的特定用途。同時，重力和人手的握力相比較，施力對象不同，施力方向也不同，重力單純向下，人手的握力不是單純向下而是從四周向中心，所以二者不屬于相同技術(shù)領(lǐng)域。但涉案專利與手提式數(shù)字顯示電子秤功能相同，用途相近，二者測力傳感器的測力原理基本相同，可以將手提式數(shù)字顯示電子秤視為本專利的相近技術(shù)領(lǐng)域。
需要注意的是，國際分類號只是確定技術(shù)領(lǐng)域的參考因素而非決定性因素，所屬分類號不同的現(xiàn)有技術(shù)仍有可能屬于相近的技術(shù)領(lǐng)域。在保油裝置案中[3]，涉案專利保護一種裁剪機磨刀機構(gòu)中斜齒輪組的保油裝置，無效決定認(rèn)定權(quán)利要求1相對于附件5-1及公知常識不具備創(chuàng)造性。專利權(quán)人申請再審時稱，本專利的國際分類號是D06H和F16N，而附件5-1的分類號是B65H，因而二者既不是相同的技術(shù)領(lǐng)域，也不是相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，附件5-1不能作為評判本專利創(chuàng)造性的對比文件使用。最高人民法院認(rèn)為，確定發(fā)明或者實用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求所限定的內(nèi)容為準(zhǔn)，一般根據(jù)專利的主題名稱，結(jié)合技術(shù)方案所實現(xiàn)的技術(shù)功能、用途加以確定。附件5-1公開的技術(shù)內(nèi)容涉及繞線機潤滑系統(tǒng)的潤滑問題，本專利的技術(shù)方案是要解決裁剪機斜齒輪組的保油潤滑問題。雖然繞線機屬于紡織機械，裁剪機屬于服裝機械，二者在應(yīng)用環(huán)境上有區(qū)別，但本專利和對比文件的技術(shù)方案均涉及機械系統(tǒng)的潤滑問題，屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域。
由上述分析可知，相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的確定與區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定有關(guān)，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征以后，區(qū)別技術(shù)特征所屬的功能領(lǐng)域即是本專利相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。審查實踐中，對于同一項實用新型專利而言，無效請求人所選取的最接近的現(xiàn)有技術(shù)不同，所認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征也會隨之不同，因此根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征所確定的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域也會變化，即，相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域是一個相關(guān)的概念。就相近技術(shù)領(lǐng)域而言，相近技術(shù)領(lǐng)域的確定取決于本專利的功能和用途，對于功能和用途均相同的情況，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，對于功能相同、用途相近的情況，可以視為本專利的相近技術(shù)領(lǐng)域。分類號只是確定技術(shù)領(lǐng)域的參考因素，對于分類號差異較大的情況，仍應(yīng)著眼于技術(shù)方案的技術(shù)功能和特定的用途來分析技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近。
2. 如何判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了“明確的技術(shù)啟示”
專利審查指南規(guī)定只有現(xiàn)有技術(shù)給出了明確的啟示，本領(lǐng)域的技術(shù)人員才能到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域中尋找技術(shù)手段。審查指南未對“明確的啟示”進行說明，最高人民法院在握力計案中指出“明確的技術(shù)啟示是指明確記載在現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)啟示或者本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從現(xiàn)有技術(shù)直接、毫無疑義地確定的技術(shù)啟示”[2]。
對于上述觀點，業(yè)內(nèi)有不同的理解。一種觀點認(rèn)為，只要現(xiàn)有技術(shù)明確公開了技術(shù)手段，且所公開的技術(shù)手段的作用與其在本專利中的作用相同，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)給出了明確的技術(shù)啟示促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段。
在防風(fēng)軌道案中[4]，涉案專利保護一種用在戶外卷簾中的防風(fēng)軌道，權(quán)利要求1限定了防風(fēng)軌道由外軌（1）以及穿插在該外軌中的內(nèi)軌（2）構(gòu)成。從屬權(quán)利要求3進一步限定了內(nèi)軌（2）由納米材料制成。被訴決定結(jié)合附件5評述了權(quán)利要求3的創(chuàng)造性，附件5公開的是一種由納米材料制成的納米無輪塑膠窗軌。專利權(quán)人認(rèn)為附件5與涉案專利的技術(shù)領(lǐng)域不同，不能用于評價本專利的創(chuàng)造性。一審法院認(rèn)為，考慮到“卷簾”一般會與門窗等結(jié)合使用，二者在功能用途及應(yīng)用的領(lǐng)域等方面密切相關(guān)，而權(quán)利要求3限定的附加技術(shù)特征是內(nèi)軌的材料為“納米材料”，附件5中的塑膠窗軌亦由“納米材料”制成，可見附件5已經(jīng)明確記載了權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征，該技術(shù)啟示是明確的。持第一種觀點的人認(rèn)為，該案表明只要技術(shù)手段被明確公開，且作用與其在本專利中的作用相同，即可認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)給出了明確的技術(shù)啟示促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段。
另一種觀點則認(rèn)為，“明確的技術(shù)啟示”包括兩層含義：一、要求對比文件明確公開了技術(shù)手段；二、進一步要求對比文件明確記載了將該技術(shù)手段應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)的指引或教導(dǎo)，或雖未記載，但可以毫無疑義地確定對比文件給出了這樣的指引或教導(dǎo)。
在可調(diào)式接線罩電機案中[5]，涉案專利的權(quán)利要求1保護一種具有可調(diào)式接線罩電機，權(quán)利要求1相對于附件2-1的區(qū)別技術(shù)特征為：電機接線罩（1）一側(cè)的弧形安裝邊（1-1）鉆有圓孔（2），另一側(cè)的弧形安裝邊（1-1）開有開口槽（3）。上述區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求1中實際解決的技術(shù)問題是避免電機接線罩安裝時螺栓對孔困難，提供一種使接線罩的安裝位置可調(diào)的電機接線罩安裝固定手段，避免螺釘落入機殼。針對上述區(qū)別技術(shù)特征，無效決定認(rèn)為附件2-2公開了一種用于挖掘機等建筑機械的蓋板結(jié)構(gòu)，并具體公開了關(guān)于螺栓裝配孔的區(qū)別特征，而且其所起的作用與該區(qū)別特征在本專利中所起的作用相同。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將附件2-2公開的上述蓋板的螺栓插孔結(jié)構(gòu)與附件2-1所公開的技術(shù)內(nèi)容相結(jié)合，據(jù)此認(rèn)定本專利不具備創(chuàng)造性。專利權(quán)人訴稱，附件2-2與本專利的電機領(lǐng)域毫不相關(guān)，其所謂的技術(shù)啟示不能給予電機領(lǐng)域技術(shù)人員以明確的啟示。法院認(rèn)為，根據(jù)前述所歸納本專利所要解決的實際技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員為了獲得更便于裝卸的電機接線罩有動機從機罩拆卸的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ蚁鄳?yīng)的技術(shù)手段。同時雖然附件2-2屬于液壓挖掘機等建筑機械的蓋板構(gòu)建的技術(shù)領(lǐng)域，其與本專利所屬電機技術(shù)領(lǐng)域有所區(qū)別，但附件2-2所公開的涉及一種常見建筑機械的蓋板構(gòu)件，且在附件2-2說明書具體實施方式最后一段載明“本發(fā)明不僅適用于上述蓋板，而且還廣泛適用于建筑機械上設(shè)置的覆蓋各種開口的蓋板構(gòu)件”，結(jié)合附件2-2公開了螺栓裝配孔的形狀這一區(qū)別技術(shù)特征，并且該技術(shù)方案解決的技術(shù)問題也與本專利所要解決的實際技術(shù)問題相同的事實，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將附件2-2所公開的技術(shù)內(nèi)容與附件2-1所公開的技術(shù)內(nèi)容和本領(lǐng)域公知常識相結(jié)合。由以上分析可知，附件2-2不僅公開了技術(shù)手段，還進一步明確教導(dǎo)了“本發(fā)明不僅適用于上述蓋板，而且還廣泛適用于建筑機械上設(shè)置的覆蓋各種開口的蓋板構(gòu)件”，即附件2-2給出了將相關(guān)技術(shù)手段應(yīng)用到相近技術(shù)領(lǐng)域中以解決其技術(shù)問題的明確技術(shù)啟示。
筆者認(rèn)為，最高人民法院在握力計案中的裁判觀點從反面佐證了第二種觀點的合理性。在握力計案中[2]，權(quán)利要求1相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)7的區(qū)別技術(shù)特征(1)-(2)已經(jīng)被證據(jù)2公開，最高人民法院亦認(rèn)定證據(jù)2與本專利屬于相近的技術(shù)領(lǐng)域，但在論述本領(lǐng)域技術(shù)人員能否從證據(jù)2獲得技術(shù)啟示時，最高人民法院認(rèn)為，由于現(xiàn)有技術(shù)并未給出明確的技術(shù)啟示，無效決定在評價本專利的創(chuàng)造性時考慮手提式電子秤的測力傳感器屬于適用法律錯誤。該案例表明，僅公開了技術(shù)手段尚不能滿足“明確的技術(shù)啟示”的要求，還需要有明確的將該技術(shù)手段應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)的指引或教導(dǎo)，否則本領(lǐng)域技術(shù)人員一般不能從相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域中獲得技術(shù)啟示。
由以上分析可知，在評價實用新型專利的創(chuàng)造性時，對現(xiàn)有技術(shù)給出技術(shù)啟示的明確程度要求較高，如果所選擇的對比文件屬于本專利相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，則要求現(xiàn)有技術(shù)在公開了技術(shù)手段的基礎(chǔ)上，進一步明確給出將該技術(shù)手段應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)的指引或教導(dǎo)。
3. 如何理解通過“簡單的疊加”形成的技術(shù)方案
專利審查指南在第四部分第六章未闡述“簡單的疊加”的含義，但在第二部分第四章第4.2節(jié)論述組合發(fā)明的創(chuàng)造性時提及“如果要求保護的發(fā)明僅僅是將某些已知產(chǎn)品或方法組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，而且總的技術(shù)效果是各組合部分效果之總和，組合后的各技術(shù)特征之間在功能上無相互作用關(guān)系，僅僅是一種簡單的疊加，則這種組合發(fā)明不具備創(chuàng)造性。”最高人民法院在地埋式免維護旋轉(zhuǎn)補償器案中指出，“所謂簡單的疊加，就是要求保護的技術(shù)僅僅是將某些已知產(chǎn)品組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，而且總的技術(shù)效果是各組合部分效果之總和，組合后的各技術(shù)特征之間在功能上無相互作用關(guān)系”[6]，由此可知，最高人民法院對“簡單的疊加”的理解與專利審查指南中的相關(guān)規(guī)定基本一致。
在地埋式免維護旋轉(zhuǎn)補償器案中[6]，涉案專利保護一種地埋式免維護旋轉(zhuǎn)補償器， 附件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開了一種免維護旋轉(zhuǎn)補償器，權(quán)利要求1相對于附件2的區(qū)別技術(shù)特征為：（1）權(quán)利要求1中壓簧套在螺栓上，而附件2中螺栓是在凹孔內(nèi)；（2）權(quán)利要求1中右端外壁上設(shè)有耳板固定連接護罩。針對區(qū)別技術(shù)特征，最高人民法院認(rèn)為，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，將附件2-4的技術(shù)方案進行組合，從而得到本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見的，組合后的總的技術(shù)功能只是各部分功能的總和，未取得新的技術(shù)效果，實質(zhì)是本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案僅僅是附件2－4所公開的技術(shù)方案的簡單疊加，權(quán)利要求1相對于附件2-4的結(jié)合不具有創(chuàng)造性。在溫濕度磷化氫測量裝置案中[7]，權(quán)利要求1保護一種煙草行業(yè)用溫濕度磷化氫測量裝置，無效階段修改后的權(quán)利要求1相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)-附件1而言存在17個區(qū)別技術(shù)特征。二審法院審理后認(rèn)為，本專利和對比文件1、2、3屬于相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域，其技術(shù)特征或者被對比文件1、2、3所公開，或者是本領(lǐng)域的公知常識，本專利屬于對現(xiàn)有技術(shù)的簡單疊加，故引用3篇對比文件和公知常識來評價本專利的創(chuàng)造性并無不當(dāng)。
由以上分析可知，如果實用新型專利相對于現(xiàn)有技術(shù)而言屬于“簡單的疊加”的情形，則其創(chuàng)新高度十分有限，因此允許使用多項現(xiàn)有技術(shù)來評價通過其創(chuàng)造性。在評述實用新型專利的創(chuàng)造性時，現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量只是形式上的要求，創(chuàng)造性的評價仍要回歸技術(shù)方案本身，對于確屬通過簡單的疊加形成的實用新型技術(shù)方案，在評價其創(chuàng)造性時可以根據(jù)情況引用多項現(xiàn)有技術(shù)。對于區(qū)別技術(shù)特征較多的情況，在引用多篇現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上還可以進一步結(jié)合公知常識來評述本專利的創(chuàng)造性。
4. 實用新型專利創(chuàng)造性評價中的注意事項
上文重點分析了實用新型專利在創(chuàng)造性評價過程中經(jīng)常遇到的幾個關(guān)鍵問題，在無效實務(wù)中，建議代理人處理好以下幾方面的問題：
（1）證據(jù)的選擇。應(yīng)盡可能選擇實用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)作為證據(jù)，如果技術(shù)領(lǐng)域有偏差，應(yīng)當(dāng)結(jié)合技術(shù)方案所能實現(xiàn)的技術(shù)功能及其特定用途等因素綜合判斷技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近，對于技術(shù)領(lǐng)域相差較遠(yuǎn)的現(xiàn)有技術(shù)，除非現(xiàn)有技術(shù)給出了明確的結(jié)合啟示，一般不建議作為無效證據(jù)使用；
（2）技術(shù)啟示的確定。對于相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的證據(jù)，除要求其開了技術(shù)手段及作用之外，最好進一步明確記載了將該技術(shù)手段應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其技術(shù)問題的指示或教導(dǎo)，由此降低跨領(lǐng)域之間的對比文件的結(jié)合難度；
（3）證據(jù)的數(shù)量。除通過簡單的疊加形成的技術(shù)方案，應(yīng)盡可能避免采用多篇現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合評述實用新型的創(chuàng)造性，對于區(qū)別技術(shù)特征較多的情況，最好提供公知常識性證據(jù)，確無公知常識性證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)狀況進行充分的說理；
（4）實用新型專利與發(fā)明專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的差異。實用新型專利的創(chuàng)造性評價對現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合啟示的要求較高，在確定本專利實際所要解決的技術(shù)問題之后，應(yīng)從區(qū)別技術(shù)特征的多少、技術(shù)改進的難度、是否存在技術(shù)障礙、技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近、技術(shù)教導(dǎo)的明確程度、現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量等角度綜合分析本專利的創(chuàng)造性，盡量避免適用發(fā)明專利的創(chuàng)造性評價標(biāo)準(zhǔn)評述實用新型專利的創(chuàng)造性。
參考文獻
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原文刊載于《中國發(fā)明與專利》雜志。
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