題21-1_畫板 1 副本.png)
題21-1_畫板 1.png)
一、問題的提出
《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”在該條之中，前半段規(guī)定應(yīng)保護(hù)商標(biāo)權(quán)以外的其他在先民事權(quán)利，包括姓名權(quán)、著作權(quán)、商號權(quán)、肖像權(quán)等，后半段是對尚未注冊但已經(jīng)在先使用且具有一定影響的商標(biāo)的保護(hù)，此項(xiàng)權(quán)利即為“未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)”。
未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)，是指經(jīng)過使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)在相關(guān)商品或服務(wù)上繼續(xù)使用的權(quán)利，包括權(quán)利人自身主動(dòng)使用商標(biāo)的權(quán)利，也包括根據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條制止他人在后在相同或類似商品或服務(wù)上申請注冊商標(biāo)的禁止權(quán)，根據(jù)《商標(biāo)法》第五十九條第三款所享有的先用權(quán)抗辯資格，和根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款所享有的制止他人實(shí)際使用與有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢相同或近似的標(biāo)識的權(quán)利。
在未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)問題上，學(xué)者們曾有較多討論和觀點(diǎn)爭鳴。有學(xué)者對涉及未注冊商標(biāo)的先用權(quán)保護(hù)問題評述如下：1）“無論如何的在先使用都不會產(chǎn)生任何的‘權(quán)利’出來，也自然不會有任何的‘排他’功能”；“異議人基本上沒有任何的權(quán)利可言（例外是馳名商標(biāo)）”；2）“……《商標(biāo)法》第三十二條只是為了平衡商標(biāo)權(quán)利保護(hù)（尤其是馳名商標(biāo)）與善意在先使用者在制度上所設(shè)定的一個(gè)范圍相當(dāng)有限的例外……”對此，筆者不能認(rèn)同，認(rèn)為需要透徹研究如下三個(gè)重要問題，并在后文中分別剖析研究。
第一，在先使用且具有一定影響的商標(biāo)是否具有保護(hù)的正當(dāng)性基礎(chǔ)？依據(jù)現(xiàn)《商標(biāo)法》第三十二條后半段而提出異議的異議人是否無任何的權(quán)利可言，而僅僅是一種所謂的“抗辯”資格？
第二，已在先使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)在我國商標(biāo)法律體系中處于何種地位，應(yīng)得到怎樣的法律保護(hù)？
第三、保護(hù)未注冊商標(biāo)先用權(quán)的適用條件如何？
二、未注冊商標(biāo)存在的合理因素
我國采取商標(biāo)經(jīng)注冊方才獲得專用權(quán)的制度，《商標(biāo)法》的宗旨之一即為保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)。然后《商標(biāo)法》同時(shí)也賦予了未注冊商標(biāo)在達(dá)到已在先使用且具有一定影響條件下在相同和類似商品上禁止在后注冊相同或近似商標(biāo)的資格，同時(shí)規(guī)定了針對在后注冊商標(biāo)的先用權(quán)抗辯。這一保護(hù)的深層次原因在于大量未注冊商標(biāo)在市場中實(shí)際存在的客觀現(xiàn)實(shí)。未注冊商標(biāo)存在的合理因素至少包括如下七類情況。
第一、因商標(biāo)部分包含禁止性要素（如地名）而在整體上依然具有顯著性且經(jīng)實(shí)證未產(chǎn)生不良影響的標(biāo)識。此類標(biāo)識因含有禁止注冊元素而被暫時(shí)不予注冊，但因在整體上的顯著性仍可發(fā)揮商標(biāo)作用且在相關(guān)領(lǐng)域長期存在未產(chǎn)生任何不良影響。例如曾被終局駁回的“中國勁酒及圖”商標(biāo)，至今未獲注冊但在相關(guān)領(lǐng)域長期存在無任何不良影響產(chǎn)生；新近李寧公司啟用了“中國李寧”商標(biāo)亦未有任何不良影響產(chǎn)生；含有“上海”地名的“上海國際電影節(jié)及圖”曾在歷經(jīng)波折后最終被北京市高級人民法院判決核準(zhǔn)注冊。這些商標(biāo)即使在未注冊的情況下，也長期實(shí)際發(fā)揮商標(biāo)的標(biāo)識功能與作用。
第二、因構(gòu)成要素固有顯著性的缺乏或薄弱而需要通過實(shí)際使用而獲得顯著性即“第二含義”的普通商標(biāo)，既包括按照美國傳統(tǒng)商標(biāo)四分法中的描述性標(biāo)識，也包括難以被確認(rèn)具有固有顯著性而暫時(shí)難以注冊的暗示性標(biāo)識。此類商標(biāo)一般較難直接被商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊，需在之后的駁回復(fù)審程序或訴訟程序中通過提交大量使用證據(jù)而證明獲得顯著性從而取得商標(biāo)注冊。此類標(biāo)識在未注冊情形下的使用具有合理性基礎(chǔ)。《商標(biāo)審查與審理指南》中列出的實(shí)例包括“酸酸乳”、“黑又亮”、“兩面針”，而“五糧液”、“BEST BUY”等標(biāo)識亦屬于詞源為描述性文字而經(jīng)過長期使用可獲得保護(hù)的商標(biāo)。
第三、需要通過提交使用證據(jù)以證明具有商標(biāo)顯著性可據(jù)以識別和區(qū)分商品和服務(wù)來源的立體商標(biāo)、顏色商標(biāo)等非傳統(tǒng)商標(biāo)。盡管在理論上立體商標(biāo)等非傳統(tǒng)商標(biāo)具有固有顯著性特征，實(shí)踐中很多立體商標(biāo)等非傳統(tǒng)商標(biāo)仍難以直接通過商標(biāo)局的審查核準(zhǔn)而不得不在復(fù)審階段或之后的行政訴訟中通過提交大量的使用證據(jù)以證明經(jīng)過實(shí)際使用具有了識別和區(qū)分能力，獲得并增強(qiáng)了顯著性，相應(yīng)才能獲得注冊。在注冊之前的較長時(shí)期內(nèi)，或者在根本難以注冊的情況下，此類非傳統(tǒng)商標(biāo)作為未注冊商標(biāo)可被長期實(shí)際使用。
第四、因被商標(biāo)審查機(jī)構(gòu)和法院認(rèn)定與某在先商標(biāo)近似而被駁回注冊的某些商標(biāo)，由于官方的“混淆可能性”認(rèn)定與商標(biāo)保護(hù)原理或商標(biāo)實(shí)踐存在偏差，而使得此類商標(biāo)只能在未獲注冊的情況下長期實(shí)際使用并相應(yīng)產(chǎn)生了一定影響，甚至成為馳名商標(biāo)。此類商標(biāo)最終可能因排除了注冊在先障礙而獲得注冊，也可能作為未注冊商標(biāo)長期合法存在。這類商標(biāo)包括多種情形，以下僅列舉兩類：
1、商標(biāo)與在先商標(biāo)所共同包括非顯著的描述性元素不僅未在近似對比中識別與排除，相反卻被認(rèn)為是顯著部分從而導(dǎo)致商標(biāo)被認(rèn)定近似。如司法審判實(shí)踐中出現(xiàn)“BHG家居”被引證在先商標(biāo)“家居THE HOME WAY及圖”和“好家居”而駁回，最終法院認(rèn)定“家居”沒有顯著性而核準(zhǔn)“BHG家居”注冊。此類描述性元素應(yīng)在商標(biāo)近似判斷中予以排除。實(shí)踐中存在大量此類商標(biāo)被駁回后合法存在并實(shí)際使用的情況。
2、即使商標(biāo)中部分顯著要素相同，但整體存在明顯差異，不會導(dǎo)致混淆。由于商標(biāo)審查存在主觀性的因素，常常出現(xiàn)審查個(gè)案與審查標(biāo)準(zhǔn)背離，甚至歷經(jīng)司法審查仍未糾正的案件。如同音雙字商標(biāo)，《審查標(biāo)準(zhǔn)》明確認(rèn)定此類需要一字完全相同且另一字偏旁相同的情形方才屬于近似商標(biāo)，如“洛其”與“洛淇”，“易唐”與“易糖”，“天維”與“天唯”等。根據(jù)該審查標(biāo)準(zhǔn)，首字結(jié)構(gòu)差異大的“御尊”商標(biāo)與在先“玉尊”商標(biāo)不屬近似商標(biāo)。該商標(biāo)在通過審查程序與異議程序后正常注冊，卻在注冊后遭遇無效。而無效程序中在先注冊人并未提供在先商標(biāo)的知名度證據(jù)以作為考察因素。在背離審查標(biāo)準(zhǔn)與商標(biāo)實(shí)踐的情況下，“御尊”商標(biāo)雖被無效，但仍可作為未注冊商標(biāo)而實(shí)際存在使用，根本不會造成混淆，具有獲得法律保護(hù)的正當(dāng)性基礎(chǔ)。
第五、在跨境貿(mào)易發(fā)達(dá)、國家間人員流動(dòng)頻繁、跨國信息流動(dòng)等多重市場條件下，存在中國享有溢出聲譽(yù)而暫未注冊的外國知名商標(biāo)。這些商標(biāo)，或者因?yàn)橹袊鴮I(yè)媒體對相關(guān)品牌的報(bào)道而中國境內(nèi)出現(xiàn)了大量商標(biāo)尚未在中國注冊的貼附國外品牌商標(biāo)的商品，相關(guān)國內(nèi)銷售可能使得商標(biāo)已具有一定影響，而國外權(quán)利人未及在中國申請注冊，卻因?yàn)槠渖虡?biāo)的實(shí)際使用和影響而可對抗商標(biāo)搶注者。“無印良品”商標(biāo)即曾經(jīng)遭遇搶注而在實(shí)踐中為權(quán)利人長期使用，遭他人搶注的阻礙情況并未影響該商標(biāo)的實(shí)際使用。
第六、在某些特定領(lǐng)域由于作品名稱在先使用而具備了商標(biāo)顯著性的標(biāo)識，由于其名稱在本源含義上具有描述性但因在先使用而獲得并增強(qiáng)了商標(biāo)顯著性，從而成為應(yīng)獲得現(xiàn)《商標(biāo)法》第三十二條保護(hù)的已在先使用并有一定影響的商標(biāo)。此類商標(biāo)往往出現(xiàn)在游戲領(lǐng)域、影視節(jié)目等領(lǐng)域。
我國采取尼斯分類，該分類將全部商品和服務(wù)分為四十五個(gè)商品和服務(wù)類別。由于其中一些商品和服務(wù)的載體同時(shí)包含著作權(quán)內(nèi)容，因此存在著作品名稱因?qū)嶋H使用而成為商業(yè)標(biāo)識的客觀基礎(chǔ)，此類商品和服務(wù)包含9類的“計(jì)算機(jī)游戲程序”、“音像制品”等，16類的“圖書、期刊”、41類的“影視節(jié)目制作”、“提供不可在下載的在線游戲程序”等等，此外也有關(guān)聯(lián)的28類部分商品和42類部分服務(wù)。對于很多知名的游戲和影視節(jié)目而言，其名稱在其本源含義上是作品名稱，因商業(yè)上的迅速成功而立即具備了商標(biāo)的標(biāo)識作用，即可成為《商標(biāo)法》所保護(hù)的已在先使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)，比如曾收到司法保護(hù)的影視作品名稱標(biāo)識“人在囧途”。
2017年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第22條第二款明確規(guī)定，“對于著作權(quán)保護(hù)期限內(nèi)的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標(biāo)使用在相關(guān)商品上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系，當(dāng)事人以此主張構(gòu)成在先權(quán)益的，人民法院予以支持。”本款中的“在先權(quán)益”就是未注冊商標(biāo)在涉及作品名稱標(biāo)識方面的具體體現(xiàn)。此類受保護(hù)標(biāo)識元素眾多，如金庸的知名武俠小說名稱和知名角色均屬此列，知名動(dòng)畫片名稱“黑貓警長”、“熊出沒”、“海底小縱隊(duì)”等亦屬于此類在先權(quán)利。
具體到游戲領(lǐng)域，一些游戲在推出之后立即取得巨大的商業(yè)成功，其名稱隨即獲得商標(biāo)顯著性而成為應(yīng)受法律保護(hù)的在先權(quán)利，對于在后搶先申請注冊的相同或近似標(biāo)識即具有排斥效果。權(quán)利人一方面可提出異議和無效，制止在后搶注商標(biāo)的申請注冊，另一方面可尋求《反不正當(dāng)競爭法》的保護(hù)，禁止該在后標(biāo)識的實(shí)際使用。比如“王者榮耀”即為此類應(yīng)受法律保護(hù)的未注冊商標(biāo)，此類商標(biāo)不僅應(yīng)在相同或類似商品上獲得保護(hù)，當(dāng)遭遇他人在不同類別商品上搶注的情況時(shí)亦具有獲得跨類保護(hù)的合理性因素。
第七、因?yàn)樯唐泛头?wù)規(guī)范性審查的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)而難以獲得注冊的商標(biāo)。我國在采取尼斯分類的同時(shí)，對商品或服務(wù)的名稱規(guī)范性要求較為嚴(yán)格，導(dǎo)致一些原本應(yīng)獲得注冊的商標(biāo)被駁回申請，但其實(shí)際使用卻存在合理性基礎(chǔ)，以下僅列舉三類情形。
1、商標(biāo)包括指定商品的成分描述性元素，但指定該成分時(shí)會因商品不規(guī)范而不予受理，或經(jīng)補(bǔ)正更改為規(guī)范商品后遭遇駁回。如指定25類服裝的“ACTIVE CASHMERE”商標(biāo)，申請時(shí)指定的商品表述包括“包含開司米成分的服裝”，由于該商品描述不符合規(guī)范性要求，申請人不得不在補(bǔ)正時(shí)刪除了“包含開司米成分的”，但刪除后卻遭遇到了《商標(biāo)法》第十條第一款第七項(xiàng)的駁回，理由是可能產(chǎn)生誤導(dǎo)。這顯然體現(xiàn)了商標(biāo)申請制度與實(shí)踐在此問題上難以自洽的窘迫，真實(shí)地指定商品以避免駁回將因商品不規(guī)范而不予受理，而修改為規(guī)范商品將直接導(dǎo)致該項(xiàng)駁回。
2、指定9類不同功能與用途的計(jì)算機(jī)程序與軟件商品之上的商標(biāo)難以共存于商標(biāo)注冊簿，盡管實(shí)際共存完全不可能產(chǎn)生任何混淆。計(jì)算機(jī)軟件可能包括不同的功能與用途，網(wǎng)絡(luò)游戲軟件和汽車維修軟件顯然風(fēng)馬牛不相及，游戲公司實(shí)際指定9類游戲軟件所申請的商標(biāo)可能會與汽車公司指定9類汽車維修軟件的商標(biāo)存在沖突而長期無法注冊。在美國，不限定功能與用途的計(jì)算機(jī)軟件商品屬于不可接受的商品項(xiàng)目，且早有判例確認(rèn)不同功能用途的軟件商品不是類似商品。
3、某些寬泛概念的商品或服務(wù)名稱阻擋了在后善意申請商標(biāo)的注冊。在某些類別存在一些寬泛概念的商品或服務(wù)名稱，它們所包含的商品或服務(wù)項(xiàng)目雖然同屬同一群組，但實(shí)際上毫無關(guān)聯(lián)。如在41類4105群組內(nèi)部存在寬泛概念的服務(wù)名稱“娛樂”，將各種類型的娛樂項(xiàng)目包括其中，但是具體的卡拉OK經(jīng)營業(yè)者和從事手機(jī)游戲的經(jīng)營業(yè)者完全不屬于相同或關(guān)聯(lián)的商業(yè)領(lǐng)域。如果卡拉OK經(jīng)營業(yè)者在注冊商標(biāo)時(shí)不僅指定“提供卡拉OK服務(wù)”，同時(shí)指定寬泛的上位概念服務(wù)名稱“娛樂”，實(shí)際上是不合理地排除了游戲業(yè)者在完全不同的游戲領(lǐng)域使用相同或近似商標(biāo)的權(quán)利，盡管這種商標(biāo)共存根本不可能產(chǎn)生消費(fèi)者混淆。
三、未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的內(nèi)容與層級
我國《商標(biāo)法》未明確將依據(jù)第三十二條后半段的“已經(jīng)在先使用并有一定影響”的未注冊商標(biāo)界定為一種權(quán)利，這主要是因?yàn)槲覈虡?biāo)法律制度以注冊確權(quán)為核心，保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)是《商標(biāo)法》的首要目標(biāo)。但考慮到未注冊商標(biāo)存在與保護(hù)的重要意義，《商標(biāo)法》對此亦未予回避，第三十二條后半段多年來在保護(hù)在先使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)方面發(fā)揮了積極作用，防范了諸多惡意搶注的商標(biāo)，積極意義不言而喻。
顯然，《商標(biāo)法》第三十二條后半段規(guī)定的正是未注冊商標(biāo)的在先使用權(quán)，而絕非僅僅是在商標(biāo)異議程序中制止在后相同和近似的商標(biāo)申請注冊的抗辯。依據(jù)該條款而對初審公告商標(biāo)提出的商標(biāo)異議也好，還是對于已注冊商標(biāo)提出的無效也好，都是對在后商標(biāo)取得商標(biāo)注冊專用權(quán)的禁止資格。這種對抗注冊的禁止資格顯然來源于法律權(quán)利本身而不是一種抗辯。實(shí)際上，多年以來，《商標(biāo)法》及《反不正當(dāng)競爭法》相輔相成，實(shí)際上構(gòu)建了對未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的法律保護(hù)體系。任何可依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條后半段主張權(quán)利以制止在后商標(biāo)申請和注冊的標(biāo)識，本身亦可依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款主張?jiān)摌?biāo)識已為“有一定影響的商品的名稱、包裝或裝潢”，從而可制止在后申請商標(biāo)在相同或類似商品上的實(shí)際使用。
因應(yīng)他人在注冊之后對善意在先使用商標(biāo)在原有范圍內(nèi)進(jìn)行保護(hù)的需要，《商標(biāo)法》進(jìn)一步在第五十九條第三款規(guī)定了在先使用抗辯。該款規(guī)定，“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”。此項(xiàng)規(guī)定使得商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)范圍更加完整。
綜合我國《商標(biāo)法》和《反不正當(dāng)競爭法》相關(guān)規(guī)定和法律實(shí)踐，商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)層級體現(xiàn)在如下方面：
1、基于《商標(biāo)法》第五十九條第三款的在先使用抗辯
根據(jù)《商標(biāo)法》第五十九條第三款，未注冊商標(biāo)在遭遇商標(biāo)注冊人侵權(quán)訴訟時(shí)可以通過證明在先使用和基于該使用而產(chǎn)生的一定影響進(jìn)行抗辯。需要證明兩點(diǎn)：一是早于注冊人的商標(biāo)申請日以及使用日以證明“在先”，二是需要證明因?yàn)閷ι虡?biāo)的在先持續(xù)使用而在相關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域具有了“一定影響”。在上述兩點(diǎn)均可以證明的情況下，即可依據(jù)該條款在侵權(quán)訴訟中提出抗辯。未注冊商標(biāo)權(quán)利人亦可在接到注冊人的律師函后而未被起訴的合理期限內(nèi)提出確認(rèn)不侵權(quán)訴訟，主張基于第五十九條第三款在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標(biāo)。
2、基于《商標(biāo)法》第三十二條而享有的禁止他人申請或注冊商標(biāo)的權(quán)利
根據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條后半段，未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)人可以針對他人在后申請注冊并已初審公告的商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議以制止其注冊，有權(quán)對已注冊商標(biāo)向商標(biāo)評審委員會提出宣告無效。該條款規(guī)定，不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)。從法條文義來看，未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)人還需要證明在后商標(biāo)申請或注冊人采取了不當(dāng)手段，即是否在注冊時(shí)具有侵害他人在先權(quán)益的主觀惡意。首先，這種惡意可以從證明在先商標(biāo)使用在相關(guān)領(lǐng)域的較高影響來予以推定，其次，如果在后申請或注冊人本身即為本領(lǐng)域的同業(yè)競爭者，則可直接認(rèn)定未注冊商標(biāo)在先使用并具有的影響及于在后主體，從而得出在后申請或注冊人違背了公認(rèn)的公平競爭原則而采取了不正當(dāng)手段搶先注冊了在先已使用商標(biāo)。
3、基于《商標(biāo)法》第十五條第二款而享有的禁止特定關(guān)系搶注商標(biāo)的資格
《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定，“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊。”該條款規(guī)定了因合同、業(yè)務(wù)等原因而知悉并搶注在先使用商標(biāo)的情形，也屬于對在先使用商標(biāo)的保護(hù)。根據(jù)該款規(guī)定而請求保護(hù)的在先商標(biāo)要求需要在國內(nèi)有實(shí)際使用，但對知名度和影響并無特別要求，而以搶注人的“特定關(guān)系”取而代之，實(shí)際是要求該已在先使用的未注冊商標(biāo)之影響因特定關(guān)系而及于搶注人即可，具有一定的相對性。兩者的區(qū)別在于：前者基于商標(biāo)使用以外的合同、業(yè)務(wù)等原因致使訴爭商標(biāo)申請人明知在先商標(biāo)；后者基于在先商標(biāo)的使用致使訴爭商標(biāo)申請人明知或應(yīng)知在先商標(biāo)。需要注意，依據(jù)該款禁止他人搶注的在先商標(biāo)，受限于知名度的要求，未必具有依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款主張“有一定影響的商品名稱、包裝和裝潢”而禁止搶注人實(shí)際使用商標(biāo)的資格。
4、基于《商標(biāo)法》第十三條第二款所享有的未注冊馳名商標(biāo)所有人禁止他人申請或注冊商標(biāo)的權(quán)利
由于某些原因，一些商標(biāo)因注冊障礙或其他原因而一時(shí)未注冊成功，但在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)長期使用并因商業(yè)成功而成為未注冊馳名商標(biāo)。達(dá)到馳名狀態(tài)的未注冊商標(biāo)是顯著性和知名度極高而應(yīng)在相同或類似商品上獲得的法律保護(hù)強(qiáng)度最大的商標(biāo)。比如華潤置地公司的“萬象城”商標(biāo)曾因暫時(shí)的注冊障礙未能注冊成功，但因在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的長期使用而積累了巨大的商譽(yù)而成為馳名商標(biāo)，并在商標(biāo)無效案件中被認(rèn)定為未注冊馳名商標(biāo)。
5、基于《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款享有的有一定影響的商品或服務(wù)名稱、包裝或裝潢
需要指出，滿足上述《商標(biāo)法》所規(guī)定的已在先使用并具有一定影響（或者為馳名商標(biāo)）而獲得保護(hù)的未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)人，依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第六條規(guī)定“經(jīng)營者不得實(shí)施下列混淆行為，引人誤認(rèn)為是他人商品或與他人存在特定聯(lián)系。（一）擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標(biāo)識……”，可主張其標(biāo)識已成為有一定影響的商品或服務(wù)的名稱、包裝或裝潢，排斥他人于相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似標(biāo)識的實(shí)際使用。
由此可以確認(rèn)，基于未注冊商標(biāo)的在先使用及因?qū)嶋H使用而產(chǎn)生影響的高低程度，未注冊商標(biāo)的在先使用權(quán)的權(quán)利內(nèi)容依次包含：1、針對在后善意已注冊商標(biāo)，可在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但需附加區(qū)分性標(biāo)識；2、針對在后搶注的申請或注冊商標(biāo)，可提出商標(biāo)異議與無效，制止該在后商標(biāo)的注冊；3、針對在后商標(biāo)的使用，可通過《反不正當(dāng)競爭法》主張其標(biāo)識已成為有一定影響的商品或服務(wù)的名稱、包裝和裝潢，可享有制止在后商標(biāo)使用而構(gòu)成不正當(dāng)競爭的權(quán)利。
值得注意的是，在我國商標(biāo)注冊確權(quán)為核心的制度環(huán)境下，盡管商標(biāo)在先使用權(quán)受到相應(yīng)的法律保護(hù)，但權(quán)利人仍可一方面通過《商標(biāo)法》和《反不正當(dāng)競爭法》尋求保護(hù)在先權(quán)利以制止在后搶注商標(biāo)的注冊或使用，另一方面積極尋求商標(biāo)注冊以獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)這一更加穩(wěn)固的權(quán)利。
國外對未注冊商標(biāo)先用權(quán)的保護(hù)也有不同類型。有學(xué)者如此總結(jié)，“綜觀世界各國立法，商標(biāo)法對在先使用進(jìn)行考慮已經(jīng)成為大勢所趨，這或表現(xiàn)為增加注冊取得商標(biāo)權(quán)模式的國家仍然不放棄使用取得商標(biāo)權(quán)模式，而以使用為根據(jù)對在先使用的未注冊商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)，如英國；或表現(xiàn)為原來采單一注冊模式的國家增加了使用取得商標(biāo)權(quán)模式，并以此保護(hù)在先使用的未注冊商標(biāo)，如德國；或表現(xiàn)為堅(jiān)持注冊取得商標(biāo)權(quán)的單一制模式的國家認(rèn)可商標(biāo)在先使用產(chǎn)生注冊優(yōu)先權(quán)，如巴西和葡萄牙。”
四、未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)要件
無論依據(jù)新《商標(biāo)法》第三十二條后半段或第十三條第二款對他人在后申請或注冊商標(biāo)的禁止性資格，還是依據(jù)該法第五十九條三款的抗辯權(quán)，抑或基于《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款的有一定影響的商品或服務(wù)名稱、包裝或裝潢權(quán)，均須滿足相應(yīng)條件，總結(jié)如下：
第一，使用出于“善意”，未侵害他人在先權(quán)益。善意使用商標(biāo)而未對他人在先合法權(quán)利有任何侵害，這是保護(hù)未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的前提。
第二、在先使用并產(chǎn)生的一定影響（或馳名狀態(tài)）應(yīng)當(dāng)先于在后商標(biāo)的注冊申請日或最早使用日。前者是指依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條后半段和第十三條第二款而提出的異議和無效程序，后者則指依據(jù)《商標(biāo)法》第五十九條第三款對在后注冊人的抗辯和《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款對他人在后實(shí)際使用的侵權(quán)。
第三、商標(biāo)相同或近似、商品相同或類似，從而有實(shí)際產(chǎn)生混淆并導(dǎo)致誤認(rèn)的可能。在這一點(diǎn)上，無論對注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)，抑或?qū)ξ醋陨虡?biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)，其對標(biāo)識的近似和商品或服務(wù)的類似要求都是相同的。
有學(xué)者提出，應(yīng)將“合法使用”作為商標(biāo)在先使用權(quán)保護(hù)的前提條件。筆者認(rèn)為，“合法使用”本身即為任何應(yīng)受法律保護(hù)的商標(biāo)在先使用權(quán)的題中應(yīng)有之義，無需特別予以強(qiáng)調(diào)。當(dāng)我們說某商標(biāo)被“非法使用”于指定商品或服務(wù)時(shí)，往往指該等使用違反了行政法規(guī)的強(qiáng)制性要求。此時(shí)，需要識別“非法使用”行為實(shí)施的主體并辨析標(biāo)識使用的具體情況。
五、未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)及防范
盡管未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)應(yīng)受法律保護(hù)，但在我國注冊確權(quán)為核心的商標(biāo)保護(hù)制度背景下，未注冊商標(biāo)權(quán)權(quán)利人依然會因?yàn)樯虡?biāo)未能獲得核準(zhǔn)注冊而不享有更強(qiáng)更穩(wěn)定的注冊商標(biāo)專用權(quán)。未注冊商標(biāo)因其自身的缺陷而帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)包括如下方面：
第一，遭遇他人搶注而給經(jīng)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)。比如“巴黎貝甜”商標(biāo)因包含“巴黎”而難以獲得注冊，但搶注者迂回采取了注冊“芭黎貝甜”商標(biāo)的搶注方式，注冊后干擾在先使用主體的正常經(jīng)營。未注冊商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)密切監(jiān)控商標(biāo)注冊簿，及時(shí)對此類惡意注冊商標(biāo)采取異議、無效等措施，避免此類商標(biāo)注冊后對自身的正常經(jīng)營產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；還應(yīng)時(shí)時(shí)注意收集自身使用證據(jù)，在顯著性和知名度積累到一定程度后繼續(xù)嘗試注冊以最終取得注冊商標(biāo)專用權(quán)。
第二、跨類被他人搶注或侵權(quán)而導(dǎo)致商標(biāo)淡化的風(fēng)險(xiǎn)。未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)范圍，一般以相同或類似商品或服務(wù)為限。根據(jù)《商標(biāo)法》第十三條，未注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)僅局限于相同及類似商品。與已注冊馳名商標(biāo)保護(hù)范圍可以跨類相比，未注冊馳名商標(biāo)長期處于保護(hù)上的劣勢地位，在非類似商品上面臨因他人注冊或使用而商標(biāo)被弱化、貶損的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。未注冊商標(biāo)權(quán)人應(yīng)密切關(guān)注此類商標(biāo)的存在，注意侵權(quán)商品和自身商品之間的關(guān)聯(lián)性，不斷嘗試克服注冊障礙，力圖取得注冊后消弭跨類遭侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
第三、“一定影響”或知名度是未注冊商標(biāo)保護(hù)的保護(hù)要件，無影響即不產(chǎn)生在先使用權(quán)，亦無保護(hù)正當(dāng)性可言。“一定影響”需要未注冊商標(biāo)權(quán)人始終注意積累使用證據(jù)以在案件中證明在相關(guān)商品或服務(wù)上產(chǎn)生的一定影響和知名度，證據(jù)不足將直接影響案件的侵權(quán)定性與否與保護(hù)水平的高低。《商標(biāo)法》第三十二條、第五十九條第三款及《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款對于標(biāo)識保護(hù)的要求是統(tǒng)一的，需要標(biāo)識有“一定影響”。證明一定影響是未注冊商標(biāo)權(quán)利人的舉證義務(wù)，權(quán)利人需要時(shí)時(shí)留意保存并更新商標(biāo)使用證據(jù)，在商標(biāo)異議、無效和不正當(dāng)競爭的訴訟案件充分提交以證明一定影響的存在和在先使用權(quán)的成立和保護(hù)的必要性。
第四、《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的未注冊商標(biāo)先用權(quán)抗辯有先天的缺陷，即不得不根據(jù)商標(biāo)注冊人的要求附加適當(dāng)區(qū)分標(biāo)識。該法律規(guī)定下的一定影響是最低的層級，是一種被動(dòng)的防御性抗辯，而在抗辯的情況下還不得不附加其他區(qū)分標(biāo)識。這一法律要求實(shí)際上是對未注冊商標(biāo)的標(biāo)樣形態(tài)提出了改變的要求。該條款實(shí)際上充分體現(xiàn)了注冊商標(biāo)優(yōu)位于未注冊商標(biāo)的權(quán)利強(qiáng)弱關(guān)系。
從以上未注冊商標(biāo)的缺陷和風(fēng)險(xiǎn)角度考慮，未注冊商標(biāo)權(quán)人一方面應(yīng)充分積累使用證據(jù)，證明法律保護(hù)要求的“一定影響”和知名度，另一方面應(yīng)關(guān)注商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐的變化，監(jiān)測商標(biāo)數(shù)據(jù)庫和商品或服務(wù)市場，不斷努力繼續(xù)申請商標(biāo)以嘗試最終成功注冊商標(biāo)，同時(shí)對在后申請注冊或?qū)嶋H使用的商標(biāo)及時(shí)提出異議、無效或訴訟，以在案件中由商標(biāo)主管機(jī)關(guān)認(rèn)定在先使用權(quán)的成立，或由法院認(rèn)定有一定影響商品名稱、包裝、裝潢權(quán)的成立。
六、小結(jié)
未注冊商標(biāo)具有存在和保護(hù)的多種合理因素，其對應(yīng)的法律權(quán)利在《商標(biāo)法》第十三條、第三十二條后半段、第五十九條第三款、《反不正當(dāng)競爭法》第六條第一款得以體現(xiàn)。同業(yè)競爭者如果意圖攀附該在先商標(biāo)商譽(yù)，而在相同或類似商品上申請注冊或?qū)嶋H使用相同或近似商標(biāo)，未注冊商標(biāo)先用權(quán)人即可利用《商標(biāo)法》和《反不不正當(dāng)競爭法》進(jìn)行制止。只要請求保護(hù)商標(biāo)滿足了在先善意使用、產(chǎn)生一定影響具有一定商譽(yù)、商標(biāo)相同近似和商品相同類似等保護(hù)條件，就應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律規(guī)定對其進(jìn)行保護(hù)，從而有效制止他人在后意圖據(jù)為己有及侵占商譽(yù)的不當(dāng)企圖。未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)與注冊商標(biāo)專用權(quán)相輔相承，其在我國商標(biāo)標(biāo)識權(quán)利體系中應(yīng)具有一席之地，受到法律的充分認(rèn)可與有力保護(hù)。未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)因其自身缺陷相比注冊商標(biāo)專用權(quán)存在保護(hù)強(qiáng)度上的差距，權(quán)利人應(yīng)注意不斷收集使用證據(jù)以證明“一定影響”和知名度，并在必要情況下繼續(xù)申請商標(biāo)注冊以最終獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)。
京ICP備05019364號-1 .png "備案圖標(biāo).png"){kind=small}
京公網(wǎng)安備110105011258
