2020-05-22
論商標侵權訴訟中的注冊商標權利沖突抗辯
作者：
摘 要：知識產權權利沖突抗辯是常見的知識產權侵權抗辯事由，在商標侵權訴訟中，權利沖突抗辯事由包括注冊商標權抗辯、企業名稱權抗辯、著作權抗辯及外觀設計權抗辯等，本文結合實際案例探究了商標侵權訴訟中注冊商標權利沖突抗辯的審理規則，重點討論了注冊商標權利沖突抗辯的適用條件及例外情形，以期為更好地理解注冊商標權利沖突抗辯規則提供借鑒。
關鍵詞：權利沖突抗辯；商標侵權；知識產權
1、問題的提出
知識產權權利沖突抗辯是常見的知識產權侵權抗辯事由之一，所謂知識產權權利沖突，是指對爭議的智力成果或者標記，原、被告雙方均擁有知識產權[1]。在知識產權侵權訴訟中，被告提出知識產權權利沖突抗辯的情形多種多樣，最高人民法院曾將知識產權權利沖突分為同一類型的權利沖突和不同類型的權利沖突，例如，兩項專利權之間的沖突或兩項注冊商標權之間的沖突為同一類型的權利沖突，而商標權與外觀設計專利權之間的沖突或商標權與企業名稱權之間的沖突為不同類型的權利沖突。
在知識產權侵權訴訟中，針對不同情形的知識產權沖突抗辯，司法機關所設立的審理程序及實體審理標準也各不相同。以專利侵權訴訟為例，若被訴侵權技術方案落入在先的涉案專利權的保護范圍，被訴侵權人以其技術方案被授予專利權為由抗辯不侵犯涉案專利權的，人民法院不予支持[2]。即，被訴侵權人在專利侵權訴訟中提出專利權利沖突抗辯的，不影響侵權糾紛案件的審理程序，人民法院不應當僅以被告擁有專利權為由，不進行是否構成專利侵權的分析判斷即駁回原告的訴訟請求[3]。商標侵權訴訟中權利沖突抗辯的司法審理程序與專利截然不同，以兩枚注冊商標權利沖突抗辯為例，原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起侵害商標權糾紛訴訟的，人民法院會依據民事訴訟法的相關規定，告知原告向有關行政主管機關申請解決[4]。由此產生的后果是商標侵權訴訟案件處于立案階段的，人民法院裁定不予受理，已經受理的，裁定駁回起訴。即便是同屬于商標權利沖突抗辯，對于馳名商標與注冊商標權利沖突的特定情形，人民法院為其設定的審理規則又與上述兩枚注冊商標之間的權利沖突不同[5]。知識產權權利沖突本質上都屬于民事爭議的范疇，司法審理程序及相應的實體審理標準之所以會出現差異化的現象，是司法機關出于法學邏輯標準及司法政策標準雙重考量的結果[6]。
商標侵權訴訟中的權利沖突抗辯主要包括注冊商標權沖突抗辯、企業名稱權沖突抗辯、著作權沖突抗辯及外觀設計權沖突抗辯，其中注冊商標權沖突抗辯是最常見的商標侵權抗辯事由。然而，實踐中對注冊商標權沖突抗辯的適用標準仍存在爭議，例如，注冊商標權利沖突抗辯的例外情形，以及注冊商標被撤銷或被宣告無效后，被訴侵權人能否以行為時享有注冊商標權為由提出不侵權抗辯等。本文旨在結合實際案例探究商標侵權訴訟中適用注冊商標權沖突抗辯時所存在的問題，以期為更好地理解和適用注冊商標權沖突抗辯提供借鑒。
2、注冊商標權利沖突抗辯的適用條件
《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》(法釋〔2008〕3號)第一條第2款規定：“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。”
由上述規定可知，在商標侵權訴訟中，適用注冊商標權沖突抗辯的條件是在后的被訴侵權商標是有效的注冊商標，被告有權使用該在后的注冊商標且不存在不規范使用的情形。
在深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱“歌力思股份公司”）與王碎永、劉楊侵犯商標專用權糾紛案中[7]，歌力思股份公司（一審原告）是第1348583號“”商標的注冊人，該商標核定使用的商品（第25類）包括：襯衣；服裝；皮衣(服裝)；褲子；裙子；內衣；童裝；大衣；睡衣；外套。注冊有效期限自1999年12月28日至2009年12月27日，經商標續展，商標有效期延長至2019年12月27日。王碎永（一審被告）是第7925873號“
”商標的注冊人，該商標的申請日為2009年12月18日，注冊有效期為2011年6月21日至2021年6月20日，核定使用商品(第18類)包括：仿皮；錢包；手提包；旅行包(箱)；護照夾(皮革制)；獸皮(動物皮)；皮帶(馬具)；背包；公文包。歌力思股份公司主張王碎永在手提包上使用“歌力思”商標的行為以及劉楊銷售帶有“歌力思”商標的手提包的行為侵害了其第1348583號“歌力思”注冊商標專用權。
法院審理后認為，王碎永在“手提包”上使用第7925873號“歌力思”注冊商標的行為，并未超越該商標核定使用的商品范圍，故，故歌力思股份公司主張王碎永、劉楊侵害了其第1348583號、第25類“歌力思”注冊商標專用權系注冊商標之間的權利沖突，不屬于法院民事案件主管的范圍，本案對歌力思股份公司與王碎永各自持有的注冊商標之間的糾紛不予審理，歌力思股份公司應另循行政程序解決。
由上述分析可知，注冊商標權利沖突抗辯的效果是，若注冊商標權利沖突抗辯成立，則人民法院應當不予受理或裁定駁回原告的起訴，告知原告首先向商標行政主管機關提出爭議商標的撤銷或無效宣告請求，由行政主管機關依法對注冊商標的效力進行認定，若注冊商標依法被認定無效后，再由人民法院對相關商標侵權糾紛進行審理。若注冊商標權利沖突抗辯不成立，則人民法院應當受理并實體審理侵權糾紛案件，針對被告的行為是否構成商標侵權作出實體判斷。
3、注冊商標權利沖突抗辯的例外情形
《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第2款的但書部分規定了注冊商標權利沖突抗辯的例外情形，即“原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。”實踐中將超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用注冊商標的行為稱為注冊商標的不規范使用，其本質上屬于注冊商標專用權的濫用[8] 。
由《商標法》第四十九條第1款的規定可知，注冊商標的不規范使用主要包括自行改變注冊商標標識的情形,超出核定范圍使用注冊商標的情形，以及商標使用主體的不規范等情形。
（1）自行改變注冊商標的情形
自行改變注冊商標是指商標注冊人或者被許可使用人在實際使用注冊商標時，擅自改變該商標的文字、圖形、字母、數字、立體形狀、顏色組合等，導致原注冊商標的主要部分和顯著特征發生變化。改變后的標志同原注冊商標相比，易被認為不具有同一性[9]。如果商標權人在使用注冊商標時，實際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，仍應視為注冊商標的使用[10]。
在國家知識產權局與德家朗國際（香港）有限公司等商標權撤銷復審行政糾紛案中[11]，訴爭商標系第504055號“”商標，商標權人德家朗國際（香港）有限公司（以下簡稱“德家朗公司”）為了證明其對訴爭商標進行了真實、有效的商業使用，德家朗公司提交的證據1、3、5、8中顯示有“CAMEL及圖”商標、“CAMELBRAND及圖”商標及“駱駝牌”商標，但均與本案第504055號商標的商標圖形、文字的表現形式及整體設計均有差異。商標評審委員會審理后認為，德家朗公司提交的在案使用證據上顯示的商標標志與訴爭商標存在明顯差異，難以證明其系對訴爭商標的使用。一審及二審法院審理后認為，盡管上述證據中所顯示的商標標志與訴爭商標存有一定差異，但包含了訴爭商標的顯著識別部分，未改變其顯著特征，該使用行為可以使訴爭商標發揮標識商品產源的作用，故可以視為系在核定商品上對訴爭商標的使用。
在百威（中國）銷售有限公司訴贛州百惠酒業有限公司侵犯商標專用權糾紛案中[12]，被告贛州百惠酒業有限公司（以下簡稱“百惠公司”）享有第1563650號“”注冊商標專用權，在侵權訴訟中，百惠公司主張其在被訴侵權產品上使用的是第1563650號注冊商標，構成權利沖突抗辯。經查，百惠公司使用核準商標時，將該商標圖案和文字部分進行拆分，在被訴侵權產品上只使用了該商標的圖案部分，且將該圖案與百威公司注冊商標相似的圖案或文字組合使用，在商品的正面是與“baihuibeer”“since1896”“葉片、啤酒花、麥穗以及突出的圓形圖案”組合使用，在商品的側面則是與“baihuibeer”組合使用。最高人民法院審理后認為，百惠公司將其拆分后的注冊商標與百威公司注冊商標近似的圖案或文字進行組合使用，并不是對其自身注冊商標的規范使用，百威公司以被訴侵權產品侵害其商標權為由提起訴訟，屬于民事訴訟的受理范圍。
由上述案例分析可知，權利人在使用注冊商標的過程中，是否改變了商標的主要部分或顯著特征是判斷是否屬于規范使用的關鍵。如果權利人以拆分、組合等形式不規范使用其注冊商標，并達到了改變其注冊商標主要部分或顯著特征的程度，則其使用行為不應認定為注冊商標的使用，在此情況下，被告在侵權訴訟中提出注冊商標權利沖突抗辯的，人民法院不予支持。
（2）超出核定使用的范圍使用注冊商標的情形
超出核定使用的范圍使用注冊商標的情形主要包括，將商品商標使用在核定商品之外的商品上，或將服務商標使用在核定服務之外的服務上，以及將商品商標用于服務上或將服務商標用于商品上等情形。
在泉州市翁山茶業有限公司與尤文輝侵犯商標專用權糾紛案中[13]，被告泉州市翁山茶業有限公（以下簡稱“翁山公司”）主張其在被訴侵權商品茶葉外包裝袋、茶葉罐、茶盒及茶具等上使用的商標標識系對第3818765號“翁山”注冊商標的使用，本案屬于“涉及注冊商標授權爭議的注冊商標專用權利沖突糾紛”，不屬于人民法院管轄的范圍。經查，第3818765號注冊商標核定使用的是第35類中的“推銷（替他人）；進出口代理；替他人作中介（替其他企業購買商品或服務）；拍賣；商業行情代理；市場分析；室外廣告；商業場所搬遷；貨物展出；組織商業或廣告交易會”，屬于服務商標。本案中，翁山公司在實際使用中將該商標標識使用在其銷售的茶葉外包裝袋、茶葉罐、茶盒、茶具等商品上面。最高人民法院審理后認為，相關公眾看到翁山公司上述使用行為時，已經會將該標識認知為所銷售的產品的商標，并以此確定商品來源或出處，該種使用方式不是服務商標的使用，而是商品商標，翁山公司的使用已經超出第3818765號注冊商標核定使用服務的范圍。
商標專用權的范圍以核準注冊的商標及核定使用的商品限，上述案例分析表明，雖然被告的使用行為未改變注冊商標的標識，但如果被告的使用行為超出了核定使用的商品范圍，仍屬于濫用注冊商標專利權的情形，被告在商標侵權訴訟中提出權利沖突抗辯的，人民法院不予支持。
4、關于注冊商標權利沖突抗辯的進一步思考
（1）注冊商標被撤銷或宣告無效后的處理
實踐中的一種情形是，原告提起商標侵權訴訟時，在后的注冊商標已經被撤銷或被宣告無效，在此情形下，人民法院會受理侵權訴訟并進行實體審理，但實踐中存在的爭議是，被告能否以行為時享有注冊商標權為由提出權利沖突抗辯。
根據商標法第49條的規定，注冊商標可能因為使用管理不當被撤銷，例如因連續3年停止使用等原因而導致商標被撤銷，進一步根據商標法第55條的規定，被撤銷的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權自公告之日起終止。商標也可能因為注冊不當而被宣告無效，例如，因違反商標注冊申請的絕對事由或相對事由而被宣告無效，進一步根據商標法第47條的規定，依照本法第44條、第45條的規定宣告無效的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權視為自始即不存在。
商標法未明確規定撤銷或無效決定對注冊商標被撤銷或被宣告無效前商標注冊人使用注冊商標的行為是否具有追溯力，即在先的注冊商標權人是否可以據此主張在后注冊商標被宣告無效前的使用行為構成侵權。實踐中對此有不同的觀點，一種觀點認為，對于因使用管理不當而導致注冊商標被撤銷的，商標撤銷決定不具有溯及力，即注冊商標在被撤銷前依然有效，被告以行為時享有注冊商標權為由提出不侵權抗辯的，人民法院應予支持；而對于因注冊不當等原因被宣告無效的，商標無效決定具有溯及力，即該注冊商標專用權應視為自始即不存在，被告在侵權訴訟中提出權利沖突抗辯的，人民法院不予支持[14][15]。另一種觀點則認為，商標行政主管部門關于準予商標注冊的決定對于商標權人在內的社會公眾均具有一定的公信力，因信賴商標注冊部門的決定而實施的商標使用行為應當受到保護，不能因為注冊商標之后被撤銷或無效而使得原本合法的行為轉變為侵權行為，否則基于注冊商標而進行的各種市場活動將缺乏穩定性和可預期性，不利于市場主體的交易安全。
在南京億華藥業有限公司與無錫濟民可信山禾藥業股份有限公司侵犯商標專用權糾紛案中[16]，上海知識產權法院審理后認為，根據商標法第七條的規定，申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。如果商標注冊人在申請商標注冊時或者使用注冊商標時，主觀上存在惡意，即明知其申請注冊或使用的商標侵害他人在先權利，那么商標注冊人值得保護的信賴利益便不復存在。不論注冊商標是否被撤銷或者宣告無效，在先的權利人均可以主張在后的商標使用行為構成侵權。因此，通常所理解的“兩個注冊商標之間的爭議，人民法院不予處理”的規定，應當指兩個合法有效注冊商標之間的爭議，如果在后注冊商標的申請或使用存在惡意，人民法院應當予以處理。同理，商標不予注冊、被撤銷或無效的決定、裁定等對于注冊商標撤銷或宣告無效前的使用行為是否具有溯及力，也應取決于注冊商標權利人申請或使用商標是否具有惡意。即注冊商標被撤銷或宣告無效的，對于撤銷或無效之前的商標注冊權人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。
由上述案例可知，上海知識產權法院認為，被訴標識注冊商標被撤銷前的使用行為是否構成侵權，需要考量被訴侵權人是否存在主觀惡意，如果被訴侵權人申請商標注冊或使用注冊商標的行為存在主觀惡意，則被訴侵權人以行為時享有注冊商標權為由提出的不侵權抗辯應不予支持。筆者認為上海知識產權法院的做法值得借鑒，對于不存在惡意的在后注冊商標的權利人，依據合法有效的商標授權決定使用其注冊商標具有正當性，如果采取一刀切的處理方式，認為注冊商標被撤銷或被宣告無效后均不能提出商標權利沖突抗辯，未必是一種合理的處理方式。
以上是針對兩枚普通注冊商標之間的權利沖突抗辯進行分析，而對于在后普通注冊商標與馳名商標之間產生權利沖突的情形，其審理規則又有不同，下面對在后的注冊商標與在先馳名商標之前的權利沖突進行簡要分析。
（2）在后注冊商標與在先馳名商標沖突的情形
《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規定，被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標，但被告的注冊商標有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：（一）已經超過商標法第四十一條第二款規定的請求撤銷期限的；（二）被告提出注冊申請時，原告的商標并不馳名的。
由上述規定可知，當普通注冊商標與馳名商標之間產生權利沖突時，馳名商標的權利人無需向有關行政主管機關申請解決，而是可以直接判決禁止被告使用其注冊商標。上述規定體現了加強馳名商標保護力度的要求[17]。對于但書部分的例外情形，根據現行《商標法》第45條的規定，對于被告的注冊商標自商標注冊之日起已經超過五年的情形，馳名商標權利人需舉證證明被告在注冊該商標時具有惡意，否則無法適用上述規定。
5、結語
知識產權的保護客體不同，調整相應法律關系的法律規范不同，適用權利沖突抗辯時，司法程序及審理規則也各不相同。
在商標侵權訴訟中，對于企業名稱權沖突抗辯、著作權沖突抗辯及外觀設計權沖突抗辯等情形，以及馳名商標與注冊商標之間的權利沖突抗辯情形，其審理規則與兩枚普通注冊商標權利沖突抗辯的情形不同。本文結合實際案例探究了兩枚普通注冊商標之間權利沖突抗辯的審理規則及例外情形，對于不規范使用注冊商標的認定，尤其是對自行改變商標標識以及超出核定范圍使用注冊商標的不規范行為的認定具有借鑒意義。當被告所使用的在后注冊商標被撤銷或被宣告無效后，被告能否以行為時享有注冊商標權為由提出不侵權抗辯,實踐中有不同的觀點，也有待更多的案例支持和進一步研究。
參考文獻
最高人民法院關于全國部分法院知識產權審判工作座談會紀要[法〔1998〕65號]，發布日期：1998年07月20日.
最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)[法釋〔2016〕1號]，發布日期：2016年03月21日.
最高人民法院關于在侵權訴訟當事人均擁有專利權應如何處理問題的批復. 發布日期：1993年08月16日.
最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定[法釋〔2008〕3號]，發布日期：2008年02月18日.
最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋[法釋〔2009〕3號]， 發布日期：2009年04月23日.
任可人不能通過形式合法而獲利，知識產權審判中民事處理與行政程序的關系[J]. 孔祥俊. 法理適用., 2009(5): 14-17.
(2014)粵高法民三終字第1099號民事判決書.
對《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱民事糾紛案件若干問題的規定》的理解與適用(上)[J].蔣志培，等.工商行政管理.,2008(8): 35-38.
商標審查及審理標準，中華人民共和國國家工商行政管理總局，2016年12月發布.
最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見[法發〔2010〕12號], 發布日期：2010年04月20日.
(2019)京行終3778號行政判決書.
(2019)閩民終342號民事判決書.
(2009)民申字第807號民事判決書.
關于商標侵權訴訟抗辯事由的調研[J].浙江省高級人民法院課題組.法律適用., 2012(1): 81-86.
浙江省高級人民法院民事審判第三庭關于商標侵權抗辯事由審查綜述[浙法民三〔2011〕5號],發布日期：2011年11月25日.
(2017)滬73民終299號民事判決書.
自己注冊商標侵權抗辯研究[J]. 王太平. 現代法學., 2020(1)：59-71.
京ICP備05019364號-1 
京公網安備110105011258