摘 要:使用環(huán)境特征的識別及其侵權(quán)判定是司法實踐中的難點。本文指出可以結(jié)合使用環(huán)境特征的表現(xiàn)形式及其與一般技術(shù)特征的區(qū)別和聯(lián)系來識別使用環(huán)境特征。使用環(huán)境特征對權(quán)利要求的保護范圍具有限定作用,就使用環(huán)境特征的侵權(quán)判定規(guī)則而言,在全面覆蓋原則的前提下,要防止假借使用環(huán)境特征之名變相適用多余指定原則,不當(dāng)?shù)財U大專利權(quán)的保護范圍而損害公眾利益。
關(guān)鍵詞:使用環(huán)境特征;權(quán)利要求;侵權(quán)判定;專利
1、包含“使用環(huán)境特征”的權(quán)利要求在專利侵權(quán)判定中存在的問題
早在2012年,最高人民法院已經(jīng)在(2012)民提字第1號再審民事判決書中闡述了使用環(huán)境特征的概念及其侵權(quán)判定規(guī)則[1],但實踐中有關(guān)使用環(huán)境特征的理解及侵權(quán)判斷標準的爭議持續(xù)不斷。2016年,最高人民法院為了統(tǒng)一審判標準,將包含使用環(huán)境特征的權(quán)利要求的侵權(quán)判定規(guī)則寫入《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱“《司法解釋(二)》”)。以“使用環(huán)境特征”作為關(guān)鍵詞在威科先行法律數(shù)據(jù)庫中進行案例的全文檢索,截至2020年2月24日,僅有35份中國民事判決書涉及使用環(huán)境特征,由此表明,司法實踐中涉及使用環(huán)境特征的專利案件還相對較少,業(yè)界對使用環(huán)境特征的研究尚不充分。
概括而言,實踐中關(guān)于使用環(huán)境特征的爭議主要集中于“使用環(huán)境特征”的識別及其侵權(quán)判定規(guī)則兩個方面。
使用環(huán)境特征的識別往往是案件的焦點問題之一。在南希·特德賽訴三特摩爾公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中(以下簡稱“螺釘案”)[2],涉案專利保護一種螺釘,被訴侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求1的區(qū)別僅在于被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“延伸出一個鉸鏈帶有螺紋的通道”,一審法院認定該特征是一般技術(shù)特征,并依據(jù)全面覆蓋原則認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利的保護范圍。二審法院審理后認為,該特征屬于使用環(huán)境特征,且被訴侵權(quán)產(chǎn)品能夠適用于該特征所描述的使用環(huán)境,據(jù)此判定被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利的保護范圍[3]。該案例表明,使用環(huán)境特征的認定直接關(guān)系到侵權(quán)判定規(guī)則的適用并決定了案件的裁判結(jié)果。
使用環(huán)境特征的識別之所以會成為案件的焦點問題,原因之一是使用環(huán)境特征在某些情形下的表現(xiàn)形式與用途限定特征或功能性限定特征基本一致,例如,使用環(huán)境特征、用途限定特征或功能性限定特征均可使用“用于…..”的語法結(jié)構(gòu),由此給使用環(huán)境特征的識別帶來困難。在太平貨柜公司與中集集團公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案(以下簡稱“運輸平臺案”)中[4],涉案專利保護一種運輸平臺,權(quán)利要求1的前序部分限定“一種運輸平臺,用于堆碼非標準集裝箱”,特征部分限定“該每個橫梁包含至少一個頂角件,設(shè)置在該橫梁的上部,用于與該非標準集裝箱的底角件相配合”,權(quán)利要求1中所限定的“用于堆碼非標準集裝箱”及“用于與該非標準集裝箱的底角件相配合”是用途限定特征還是使用環(huán)境特征?實務(wù)中對此有不同的看法。
具體到使用環(huán)境特征的侵權(quán)判定規(guī)則,實踐中主要面臨兩方面的問題:一、使用環(huán)境特征對權(quán)利要求的保護范圍是否具有限定作用?二、如何確定使用環(huán)境特征對權(quán)利要求保護范圍的限定程度?
關(guān)于使用環(huán)境特征對權(quán)利要求的保護范圍是否具有限定作用,在EMD米利波爾公司訴瑞楓公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案(以下簡稱“流體處理模塊案”)中[5],涉案專利的權(quán)利要求16保護一種流體處理模塊,其中記載了使用環(huán)境特征“互補性的支持結(jié)構(gòu)”,一審法院認為:“‘互補性的支持結(jié)構(gòu)’屬于模塊的安裝位置,而不是模塊的一部分,不是權(quán)利要求16保護的技術(shù)方案的要素或要素之間的相互關(guān)系,不能單獨構(gòu)成一項技術(shù)特征。在確定涉案專利的保護范圍專利權(quán)利要求中的特征予以忽略”可見,一審法院認為使用環(huán)境特征對涉案專利的保護范圍沒有限定作用。二審法院審理后認為[6]:“‘互補性的支持結(jié)構(gòu)’系涉案專利權(quán)利要求16中的使用環(huán)境特征。記載在獨立權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征屬于該權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征。”即,二審法院認為使用環(huán)境特征對涉案專利的保護范圍具有限定作用。由此表明,實踐中對于使用環(huán)境特征對權(quán)利要求的保護范圍是否具有限定作用在存在爭議。
使用環(huán)境特征對權(quán)利要求保護范圍的限定程度實質(zhì)上涉及使用環(huán)境特征的侵權(quán)判斷標準。《司法解釋(二)》第九條規(guī)定:“被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的,人民法院應(yīng)當(dāng)認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護范圍。”該規(guī)定采用否定之否定的表述方式給出了使用環(huán)境的侵權(quán)判定規(guī)則,這種表述方式未正面規(guī)定哪些情形構(gòu)成侵權(quán),給使用環(huán)境特征的侵權(quán)判斷標準預(yù)留了很大的發(fā)展空間。最高人民法院在“自行車后換檔器支架案”中認為[1]:“使用環(huán)境特征對于保護范圍的限定程度需要根據(jù)個案情況具體確定。一般情況下,使用環(huán)境特征應(yīng)該理解為要求被保護的主題對象可以使用于該種使用環(huán)境即可,不要求被保護的主題對象必須用于該種使用環(huán)境。但是,如果本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀專利權(quán)利要求書、說明書以及專利審查檔案后可以明確而合理地得知被保護對象必須用于該種使用環(huán)境,那么該使用環(huán)境特征應(yīng)被理解為要求被保護對象必須使用于該特定環(huán)境。”,有學(xué)者將最高人民法院的判定標準歸納為“可能使用標準”,同時探討了“已經(jīng)使用標準”、“必然使用標準”及“不能使用標準”等不同標準的合理性 [7]。可見,在使用環(huán)境特征的侵權(quán)判定標準上尚存在一定的爭議。
鑒于業(yè)界對于包含使用環(huán)境特征的權(quán)利要求的侵權(quán)判斷規(guī)則研究尚不充分,本文旨在結(jié)合實際判例探析使用環(huán)境特征的識別及侵權(quán)判定規(guī)則,以期為使用環(huán)境特征的研究提供借鑒。
2、使用環(huán)境特征的識別
2.1使用環(huán)境特征的內(nèi)涵
在“自行車后換檔器支架”案中,最高人民法院指出[1]:“使用環(huán)境特征是指權(quán)利要求中用來描述發(fā)明所使用的背景或者條件的技術(shù)特征。”,由該概念可知,使用環(huán)境特征不是權(quán)利要求保護的發(fā)明主題本身固有的技術(shù)特征,而是與發(fā)明主題相關(guān)聯(lián),用以表示發(fā)明主題所處的背景或條件的技術(shù)特征。至于什么樣的技術(shù)特征屬于發(fā)明所使用的背景或條件的技術(shù)特征,最高人民法院對此未予明確。
北京市高級人民法院在其發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南(2017)》中進一步豐富了使用環(huán)境特征的內(nèi)涵,《專利侵權(quán)判定指南(2017)》第24條規(guī)定:“使用環(huán)境特征不同于主題名稱,是指權(quán)利要求中用來描述發(fā)明或?qū)嵱眯滦退褂玫谋尘盎蛘邨l件且與該技術(shù)方案存在連接或配合關(guān)系的技術(shù)特征。”,該定義進一步指出使用環(huán)境特征應(yīng)該與發(fā)明主題本身的技術(shù)方案存在連接或配合關(guān)系。
另有觀點認為,使用環(huán)境特征是指發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯@麢?quán)利要求中說明作為發(fā)明主題的結(jié)構(gòu)之全部或部分需要安裝于何種其它結(jié)構(gòu)或者需與何種其它結(jié)構(gòu)連接的技術(shù)特征[7],該觀點將使用環(huán)境的應(yīng)用對象限定為“發(fā)明主題的結(jié)構(gòu)之全部或部分”,認為僅在產(chǎn)品特征中存在使用環(huán)境特征,且使用環(huán)境特征是用于描述安裝或連接關(guān)系的技術(shù)特征。
上述分析表明,實踐中對使用環(huán)境特征的定義表述不一,側(cè)重點各不相同。相同點在于均認為使用環(huán)境特征不是發(fā)明主題技術(shù)方案自身所具備的技術(shù)特征,不同點在于對使用環(huán)境的特征的外延存在不同的看法。
筆者對使用環(huán)境特征的概念不作評述,下面主要結(jié)合實際案例探析使用環(huán)境特征的外在表現(xiàn)形式、使用環(huán)境特征與一般技術(shù)特征的關(guān)系,以及使用環(huán)境特征與用途特征或功能性特征的區(qū)別,以期有助于使用環(huán)境特征的理解和認定。
2.2使用環(huán)境特征的表現(xiàn)形式
如前所述,最高人民法院認為使用環(huán)境特征是用來描述發(fā)明所使用的背景或條件的技術(shù)特征,北京市高級人民法院進一步指出使用環(huán)境特征要與發(fā)明主題的技術(shù)方案存在連接或配合關(guān)系,以下結(jié)合實際案例探析使用環(huán)境特征的外在表現(xiàn)形式。
在“自行車后換檔器支架”案中 [1],涉案專利保護的主題是“自行車后換檔器支架”,權(quán)利要求1在描述發(fā)明主題“自行車后換擋器支架”的技術(shù)方案的同時,還限定了“自行車后換檔器支架”所用以連接的“自行車車架”及“后換擋器”的結(jié)構(gòu)特征。其中,“自行車車架”的特征為“所述自行車車架具有形成在自行車車架的后叉端(51)的換檔器安裝延伸部(14)上的連接結(jié)構(gòu)(14a)”(使用環(huán)境特征1)。“后換擋器”的特征為“所述后換檔器具有支架件(5)、用于支撐鏈條導(dǎo)向裝置(3)的支撐件(4)、以及一對用于連接所述支撐件(4)和所述支架件(5)的連接件(6、7)”(使用環(huán)境特征2)。可見,該案中通過使用環(huán)境特征描述了發(fā)明主題在使用時相應(yīng)的連接結(jié)構(gòu)及連接關(guān)系。
在兆邦公司訴中泰公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案(以下簡稱“防雷支柱絕緣子案”)中[8],涉案專利保護的主題是“防雷支柱絕緣子”,權(quán)利要求1在描述“防雷支柱絕緣子”的結(jié)構(gòu)特征的同時,還描述了“防雷支柱絕緣子”的安裝方法及安裝關(guān)系-“該絕緣子通過該下鋼腳安裝于橫擔(dān)上”(使用環(huán)境特征)。該案中利用使用環(huán)境特征描述了發(fā)明主題“防雷支柱絕緣子”的使用條件。
在“運輸平臺”案[4]中,涉案專利保護的主題是“一種運輸平臺”,權(quán)利要求1在描述運輸平臺本身結(jié)構(gòu)特征的同時,在前序部分限定了“一種運輸平臺,用于堆碼非標準集裝箱”并在特征部分限定了“該每個橫梁包含至少一個頂角件,設(shè)置在該橫梁的上部,用于與該非標準集裝箱的底角件相配合”,權(quán)利要求1中的“用于堆碼非標準集裝箱”及“用于與該非標準集裝箱的底角件相配合”屬于使用環(huán)境特征,分別描述了發(fā)明主題的用途或某一技術(shù)特征的用途。
以上三個案例所涉及的均是產(chǎn)品權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征,經(jīng)分析可知,產(chǎn)品權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征是獨立于發(fā)明主題以外的技術(shù)特征,與發(fā)明主題存在連接或配合關(guān)系,或用于表述發(fā)明主題及其零部件的安裝關(guān)系,或用于表述發(fā)明主題及其零部件的用途。
與產(chǎn)品權(quán)利要求相對應(yīng)的是方法權(quán)利要求,方法權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征與產(chǎn)品權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征有著不同的表現(xiàn)形式。
在“香蘭素合成中氧化液的固液分離方法”案中[9],涉案專利保護的主題是“香蘭素合成中氧化液的固液分離方法”,權(quán)利要求1在描述專利方法具體操作步驟的同時,進一步描述了“所述的香蘭素合成中氧化液為香蘭素合成中3-甲氧基-4-羥基扁桃酸經(jīng)氧化劑氧化后得到的氧化液,該氧化液包括3-甲氧基-4-羥基扁桃酸氧化物、氧化劑還原產(chǎn)物,所述的3-甲氧基-4-羥基扁桃酸氧化物為液體,所述的氧化劑、氧化劑還原產(chǎn)物為固體;所述的氧化劑包括氧化銅,該氧化銅的顆粒直徑為0.1-100μm,所述的氧化劑還原產(chǎn)物包括氧化亞銅。” 一審法院認定上述特征屬于涉案專利方法的使用環(huán)境特征,該特征具體限定了涉案專利方法所針對的對象,實施涉案專利方法的物質(zhì)條件等。
以上分析表明,方法權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征往往表現(xiàn)為發(fā)明主題技術(shù)方案操作步驟或操作條件以外的特征,或用于表示實施主題方法技術(shù)的先決條件,或表現(xiàn)為應(yīng)用主題方法的具體場景。
2.3使用環(huán)境特征與一般技術(shù)特征的關(guān)系
使用環(huán)境特征與一般技術(shù)特征(例如,產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征,或方法的步驟特征等)均屬于權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征,均對專利保護范圍均有限定作用,在確定權(quán)利要求的保護范圍時均應(yīng)當(dāng)加以考慮 ,這體現(xiàn)了使用環(huán)境特征與一般技術(shù)特征之間的聯(lián)系。
使用環(huán)境特征與一般技術(shù)特征的區(qū)別主要體現(xiàn)在二者與發(fā)明主題的關(guān)系上。從技術(shù)的角度分析,產(chǎn)品權(quán)利要求中用于描述發(fā)明主題自身構(gòu)造的結(jié)構(gòu)特征屬于一般技術(shù)特征,例如,在“運輸平臺”案中[4],發(fā)明主題是“運輸平臺”,權(quán)利要求中的結(jié)構(gòu)特征及結(jié)構(gòu)之間的連接關(guān)系特征的總和闡述了發(fā)明主題“運輸平臺”的構(gòu)造。產(chǎn)品權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征是獨立于發(fā)明主題以外的技術(shù)特征,其與發(fā)明主題或發(fā)明主題的某個部件之間存在連接或配合關(guān)系,但使用環(huán)境特征的有無并不影響發(fā)明主題自身的完整性。在“防雷支柱絕緣子”案中[8],使用環(huán)境特征“橫擔(dān)”是獨立于發(fā)明主題“防雷支柱絕緣子”以外的特征,是用以描述“防雷支柱絕緣子”使用時的安裝條件及方法,“橫擔(dān)”特征的有無不影響發(fā)明主題“防雷支柱絕緣子”的完整性,“橫擔(dān)”特征的價值體現(xiàn)在涉案專利產(chǎn)品在后續(xù)過程中如何使用。方法權(quán)利要求中用于描述主題方法自身的工藝步驟或流程的特征屬于一般技術(shù)特征,例如,在 “香蘭素合成中氧化液的固液分離方法”案中[9],方法權(quán)利要求中的步驟特征描述了固液分離的具體操作工藝,是一般技術(shù)特征,而使用環(huán)境特征則是獨立于發(fā)明主題以外用于描述實施主題方法的先決條件或背景的技術(shù)特征。
圖1. 使用環(huán)境特征與一般技術(shù)特征的關(guān)系示意圖
我們可以用圖1闡述使用環(huán)境特征與一般技術(shù)特征之間的區(qū)別與聯(lián)系。如圖1所示,實線部分表示權(quán)利要求中用于描述發(fā)明主題的一般技術(shù)特征,虛線部分表示權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征,一般技術(shù)特征和使用環(huán)境特征均屬于權(quán)利要求的必要技術(shù)特征,二者共同構(gòu)成權(quán)利要求的整體,且均對權(quán)利要求的保護范圍有限定作用。但是,從技術(shù)層面的角度分析,一般技術(shù)特征的總和描述的是權(quán)利要求保護的發(fā)明主題自身的技術(shù)方案,而使用環(huán)境特征則是獨立于發(fā)明主題之外的與發(fā)明主題存在某種關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征。
2.4使用環(huán)境特征與用途特征的區(qū)別
用途特征是用于表明發(fā)明主題應(yīng)用的方面或范圍的技術(shù)特征。用途限定及使用環(huán)境特征在權(quán)利要求中均可采用“用于……”的語言結(jié)構(gòu)來描述,均能用于表述發(fā)明主題或某一技術(shù)特征的用途,這點體現(xiàn)了二者之間的聯(lián)系,也為二者的區(qū)分帶來困難。
在“運輸平臺”中[4],權(quán)利要求1中的特征“一種運輸平臺,用于堆碼非標準集裝箱”其中“用于堆碼非標準集裝箱”屬于用途限定還是使用環(huán)境特征存在爭議。最高人民法院在判決中認定上述特征屬于使用環(huán)境特征,筆者認為可以換個角度思考這個問題,由于權(quán)利要求已經(jīng)明確限定了發(fā)明主題-“運輸平臺”的結(jié)構(gòu),“用于堆碼非標準集裝箱”是由“運輸平臺”自身結(jié)構(gòu)所決定的,該特征沒有隱含“運輸平臺”在結(jié)構(gòu)上的改變,對“運輸平臺”的結(jié)構(gòu)本身沒有帶來影響,只是對運輸平臺用途的描述,因此,將主題名稱中的“用于堆碼非標準集裝箱”解釋為用途限定也合乎邏輯。而對于權(quán)利要求1中的“該每個橫梁包含至少一個頂角件,設(shè)置在該橫梁的上部,用于與該非標準集裝箱的底角件相配合”該特征是對“運輸平臺”中的一個具體的技術(shù)特征“頂角件”的限定,其描述了與“運輸平臺”的安裝關(guān)系,因此將該特征解釋為使用環(huán)境特征較為合理。
綜上,筆者認為,對于權(quán)利要求中采用“用于……”表述的技術(shù)特征,應(yīng)考慮該技術(shù)特征在權(quán)利要求中所限定的對象,如果是用于限定發(fā)明的主題,且該特征未對發(fā)明主體的技術(shù)方案產(chǎn)生任何影響時,將其解釋為用途限定較為合理。如果該特征是用于限定發(fā)明主題技術(shù)方案中的某個具體構(gòu)件,且體現(xiàn)了發(fā)明主題在使用時與發(fā)明主題之外的構(gòu)件之間的安裝關(guān)系或連接關(guān)系,則將其解釋為使用環(huán)境特征較為合理。
2.5使用環(huán)境特征與功能性特征的區(qū)別
功能性特征是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等,通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術(shù)特征。功能性特征的特點是用某個結(jié)構(gòu)特征或方法特征的功能或效果代替了對該結(jié)構(gòu)特征或方法特征的具體描述,功能性特征與其它一般技術(shù)特征一起構(gòu)成了權(quán)利要求所述的技術(shù)方案。
在“一種裁剪機”案中[10],涉案專利權(quán)利要求1記載了技術(shù)特征“可上下升降的上且切刀安裝板”,權(quán)利要求1已經(jīng)對上切刀安裝板的結(jié)構(gòu)以及其與上切刀、上支撐部、支撐板之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系進行了一定程度的描述,但對于如何實現(xiàn)“可上下升降”這一功能未給出具體的實現(xiàn)方式,因此“可上下升降的上切刀安裝板”屬于功能性技術(shù)特征。使用環(huán)境特征本身不屬于發(fā)明主題所限定的技術(shù)方案的范圍,其不構(gòu)成發(fā)明主題技術(shù)方案的一部分,其僅用于描述發(fā)明主題的技術(shù)方案與周圍環(huán)境的安裝或連接關(guān)系,或?qū)嵤┌l(fā)明主題的技術(shù)方案的先決條件,因此使用環(huán)境特征與功能性特征的區(qū)別較為明顯。
3、使用環(huán)境特征的侵權(quán)判定規(guī)則
使用環(huán)境特征在侵權(quán)判定中主要存在兩方面問題:一、使用環(huán)境特征對權(quán)利要求的保護范圍是否具有限定作用;二、使用環(huán)境特征對權(quán)利要求保護范圍的限定程度。
3.1使用環(huán)境特征對權(quán)利要求保護范圍的限定作用
使用環(huán)境特征是權(quán)利要求中的眾多特征之一,有觀點認為,使用環(huán)境特征不是涉案專利技術(shù)方案的必要技術(shù)特征,在確定涉案專利的保護范圍時是多余的,對涉案專利的保護范圍不具有限定作用,其理論基礎(chǔ)實質(zhì)是多余指定原則。最高人民法院于2010年發(fā)布執(zhí)行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條明文確定了“全面覆蓋原則”,“多余指定原則”已經(jīng)被“全面覆蓋原則”所替代,在全面覆蓋原則的前提,我們能夠從《專利法》及司法解釋中找出使用環(huán)境特征對權(quán)利要求的保護范圍是否具有限定作用的問題答案。
《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條規(guī)定:“專利法第五十九條第一款所稱的‘發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準,說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容’,是指專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準,也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。”《司法解釋(二)》第五條規(guī)定:“在人民法院確定專利權(quán)的保護范圍時,獨立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。”
由上述規(guī)定可知,凡是寫入權(quán)利要求的技術(shù)特征,對專利保護范圍均具有限定作用,在確定專利保護范圍時必須加以考慮,因此權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征對權(quán)利要求的保護范圍具有限定作用。最高人民法院在“自行車后換檔器支架案”中指出[1]:“凡是寫入權(quán)利要求的技術(shù)特征,均應(yīng)理解為專利技術(shù)方案不可缺少的必要技術(shù)特征,對專利保護范圍具有限定作用,在確定專利保護范圍時必須加以考慮。已經(jīng)寫入權(quán)利要求的使用環(huán)境特征屬于權(quán)利要求的必要技術(shù)特征,對于權(quán)利要求的保護范圍具有限定作用。”即,最高人民法院在司法實踐中也明確指出使用環(huán)境特征對涉案專利的保護范圍具有限定作用。
3.2使用環(huán)境特征對權(quán)利要求保護范圍的限定程度
《司法解釋(二)》第九條采用否定之否定的表述方式給出了使用環(huán)境的侵權(quán)判定規(guī)則,但未從正面規(guī)定哪些情況下構(gòu)成侵權(quán)。最高人民法院在“自行車后換檔器支架案”[1]中確立了“可能使用”的標準,“可能使用”標準不要求被訴侵權(quán)人實際已經(jīng)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)用于涉案專利權(quán)利要求所限定的使用環(huán)境,只要求被訴侵權(quán)產(chǎn)品能夠適用即可。
有觀點認為“可能使用”標準沒有以權(quán)利要求的內(nèi)容為準確定權(quán)利要求的保護范圍[7],并討論了“已經(jīng)使用標準”、“必然使用標準”等標準的合理性。然而,“可能使用”標準的優(yōu)點在于其切實考慮了我國的知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境及司法實踐。以零部件制造廠商為例,其往往僅實施了零部件的制造行為,而不實際使用該零部件,原告往往不能證明零部件制造廠商實際將被訴侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)用到了涉案專利所述的使用環(huán)境,因此,如果按照已經(jīng)使用的標準認定侵權(quán),則專利權(quán)人往往無法獲得司法保護。故,“可能使用”標準考慮到了專利侵權(quán)舉證難的司法現(xiàn)狀,在一定程度上降低了專利權(quán)利人的舉證標準,加大了對專利權(quán)人的保護力度,符合當(dāng)前我國鼓勵創(chuàng)新、加強知識產(chǎn)權(quán)司法保護力度的司法導(dǎo)向。對于學(xué)術(shù)界提出的其他侵權(quán)判定標準[7],雖然具有一定的合理性,但如果立足于專利法的立法宗旨來思考這些標準,容易發(fā)現(xiàn)這些標準不太適合我國當(dāng)前的知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境。
最高人民法院在“自行車后換檔器支架案”[1]中確立“可能使用”標準的同時,還提出了認定侵權(quán)的特殊情景,最高人民法院指出:“如果本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀專利權(quán)利要求書、說明書以及專利審查檔案后可以明確而合理地得知被保護對象必須用于該種使用環(huán)境,那么該使用環(huán)境特征應(yīng)被理解為要求被保護對象必須使用于該特定環(huán)境。”上述規(guī)定意味著如果專利權(quán)人明確了專利技術(shù)方案只能用于權(quán)利要求中限定的特定環(huán)境,而被訴侵權(quán)產(chǎn)品除能適用于權(quán)利要求限定的使用環(huán)境外,還能適用于其它環(huán)境,則不構(gòu)成侵權(quán)。北京市高級人民法院在《專利侵權(quán)判定指南(2017)》第24條中進一步明確了最高人民法院的原則,第24條指出“專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征,有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于其他使用環(huán)境的,則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護范圍。”
最高人民法院在考量使用環(huán)境特征對涉案專利保護范圍的影響時考慮了專利權(quán)人的實際創(chuàng)新貢獻,沒有一味地擴大對專利權(quán)人的保護而忽略對公眾利益的維護。值得注意的是,在全面覆蓋原則的大前提下,無論適用何種標準,都不能假借使用環(huán)境特征之名變相適用多余指定原則,不當(dāng)?shù)財U大涉案專利的保護范圍,損害公眾利益。
4、結(jié)語
使用環(huán)境特征在司法判例中出現(xiàn)的頻率還相對較低,業(yè)內(nèi)對使用環(huán)境特征的理解和適用標準還存在爭議。本文通過探析使用環(huán)境特征在權(quán)利要求中的表現(xiàn)形式以及使用環(huán)境特征與一般技術(shù)特征的區(qū)別與聯(lián)系來識別使用環(huán)境特征。對于使用環(huán)境特征的侵權(quán)判定,應(yīng)當(dāng)立足于專利法的立法宗旨,在全面覆蓋原則的大前提下,避免假借“使用環(huán)境特征”之名變相地適用多余指定原則,不當(dāng)?shù)財U大專利權(quán)的保護范圍而損害公眾利益。
基于使用環(huán)境特征在司法實際中存在的問題,為了更好地保護權(quán)利人的合法權(quán)益,筆者認為以下問題值得關(guān)注:
(1)在專利申請階段,專利申請人應(yīng)謹慎地采用使用環(huán)境特征限定權(quán)利要求保護的技術(shù)方案。專利申請人在撰寫權(quán)利要求時,應(yīng)慎重采用使用環(huán)境特征,對于僅使用結(jié)構(gòu)特征和/或方法步驟特征等不能清楚地描述要求保護的技術(shù)方案的情景,或者對于采用其他類型的技術(shù)特征不如采用使用環(huán)境特征能更好地描述要求保護的技術(shù)方案的情景,可以在權(quán)利要求中策略性地引入使用環(huán)境特征,但需要注意權(quán)利要求的撰寫方式,例如,可以將使用環(huán)境特征寫入從屬權(quán)利要求中等。
(2)在維權(quán)階段,專利權(quán)人應(yīng)根據(jù)實際情況適用不同的侵權(quán)證明標準。在通常情況下,專利權(quán)人只需舉證證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品同樣可以使用于使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境即可。但是對于被保護對象必須使用于使用環(huán)境特征所限定的特定使用環(huán)境的特殊情形,權(quán)利人負有更高的證明義務(wù),權(quán)利人應(yīng)當(dāng)舉證證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品必然使用于使用環(huán)境特征所限定的特定使用環(huán)境,換言之,權(quán)利人應(yīng)舉證證明使用于使用環(huán)境特征所限定的特定使用環(huán)境是被訴侵權(quán)產(chǎn)品唯一合理的商業(yè)用途。
參考文獻
最高人民法院. (2012)民提字第1號再審民事判決書.
深圳市中級人民法院. (2016)粵03民初1043號民事判決書.
廣東省高級人民法院. (2016)粵民終1973號民事判決書.
最高人民法院. (2014)民提字第40號再審民事判決書 .
北京市第二中級人民法院. (2012)二中民初字第6310號民事判決書.
北京市高級人民法院. (2013)高民終字第763號民事判決書.
專利法中的使用環(huán)境特征[J]. 胡波. 知識產(chǎn)權(quán), 2018, 5: 60-67.
上海知識產(chǎn)權(quán)法院. (2015)滬知民初字第272號民事判決書.
浙江省嘉興市中級人民法院. (2013)浙嘉知初字第154號民事判決書.
浙江省高級人民法院. (2016)浙民終506號民事判決書.
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