2021-07-19
從抗辯角度看在線教育行業商標侵權風險
作者：
近年來，伴隨著移動互聯網的發展，憑借打破距離限制、聚集優質師資、節省時間成本、避免線下聚集等優勢，傳統教育培訓行業有相當部分轉至線上，在線教育行業獲得了如火如荼的發展。作為與知識密切相關的行業，在線教育與版權、商標息息相關。如果說在版權問題上堅持“使用必授權”，對任何涉及使用作品、作品片段等場景都抱以謹慎態度，則可以解決相當部分問題；而在商標領域，問題會更加復雜。對商標的使用既需要考慮商業標識本身的使用，也需要考慮使用的不同類別乃至群組。即便自己擁有注冊商標，也不代表就消除了侵權風險。
因此，本文首先從在線教育行業的經營實際出發，總結商標使用的典型場景。并進一步從抗辯角度展開，分析上述典型場景中的商標使用在什么情況下可能存在侵權風險，做好怎樣的準備才能盡最大可能避免侵權風險。最后提出在線教育行業進行商標注冊與保護的建議，以期能探討在線教育行業在品牌保護方面的“未雨綢繆”之術。
一.在線教育行業中商標/品牌的使用場景
商標與品牌是一體兩面的關系。在很多語境下，商標等于品牌。只不過品牌多用于市場傳播領域，代表著一個企業對外傳遞的整體形象。而商標屬于法律概念，是指能夠區分與識別商品或服務來源的標記。在線教育企業對于商標的使用是多種多樣的。既包括在主營業務活動中（如提供培訓教育服務）使用，也包括在一些宣傳活動中（如微信公眾號、微博）使用。在線教育企業對于商標的使用目的一方面在于使得消費者建立服務與提供者之間的對應關系，另一方面在于通過長期使用，將商譽累積到商標上，以實現品牌效應與品牌溢價。筆者結合在線教育行業經營模式與推廣方式，總結以下教育企業對商標的典型應用場景。
1.將商標用于網站、APP的名稱。該種使用方式既包括將商標用作網站、APP的名稱，也包括在網站首頁、APP圖標及具體頁面中標注與使用商標，還包括在網站的域名中使用商標。
2.應用于在實際提供教育培訓服務過程。當前在線教育行業提供服務的方式是多種多樣的，如在公司官方網站通過直播提供服務、向學員銷售已經提前錄制好的錄音錄像等。在線教育行業可能會在直播的背景板、標題、錄音錄像的講義中使用商標。
3.在電商平臺官方旗艦店中對商標標識的使用，既包括官方旗艦店的名稱，也包括具體商品或服務標題中的商標、商品詳情中的商業標識等。
4.在公開出版的圖書、期刊中使用，比如封面、頁眉等使用，或者某系列圖書等。
5.在向學員提供的講義、參考資料中展現商標標志。在線教育場景下，該種應用場景通常是電子版的講義與內部資料等。
6.在官方網站、官方微博、微信公眾號、知乎賬號、博客、抖音賬號，以及線上及線下的宣傳物料（如海報、廣告單等）中對商標使用。
7.在搜索引擎中將商標設置關鍵詞或者付費將商標作為關鍵詞進行推廣，比如將某個商標設置為自己運營網站的關鍵詞，網絡用戶輸入相關關鍵詞搜索之后，相應網站會被靠前展示或者被優先推薦。
8.在電子郵件營銷、網站咨詢、電話營銷中使用商標，如營銷人員介紹自己屬于某個機構，給潛在客戶發送的郵件中使用商標等。
二.從抗辯要點看具體使用場景的風險
商標是表明商品或服務來源的標志，并非任何對標志的使用行為都構成侵權。在商標民事侵權案件中，除了原告權屬、混淆可能性之外，從商標使用角度，被告一般會從是否屬于商標性使用、是否實際使用于權利商標核定商品類別以及被告系對自身注冊商標的使用等角度進行抗辯。商標的具體注冊情況以及被告的具體使用情形，決定了相應的抗辯能否成立，也直接關系到被告使用風險。
（一）抗辯要點一：是否屬于“商標性使用”
根據《商標法》第四十八條的規定，商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。由本條規定可知，商標法上的“使用”的形式多樣既包括在商品服務本身上的使用，也包括在宣傳活動中的使用。之所以相關使用能夠統一由“商標性使用”涵蓋，原因就在于其目的在于“識別商品來源”。
上述第一部分所描述的商標使用場景，無論是在實際提供服務過程中使用商標，還是在宣傳推廣活動中使用商標，其目的都在于建立起商標與服務提供者之間的聯系，使得消費者能夠通過商標識別“服務來源”，因此，實踐中一般認為，上述的情形屬于較為典型的商標性使用。至于非商標性使用的具體情形，如商標已經成為通用名稱、對商標的描述性使用、指示性使用等，限于篇幅本文不展開進一步討論。
明確了“商標性使用”，那么上述不同場景究竟屬于對什么商標的使用，則需要更進一步分析商標核定使用的類別。
（二）抗辯要點二：原告注冊的商標核定使用的類別
由上述分析可知，在線教育企業對商標的使用場景多種多樣，但是按照使用商標的本質一一識別商品服務來源可以大致區分為以下兩類：
具體而言：
1、圖書、期刊等商品上的使用
在圖書、期刊等商品上使用商標，對于相關公眾而言，公眾購買的商品是書籍、期刊，商標的作用在于建立起圖書、期刊與商標權人之間的關聯，向消費者指示了該書籍的來源，該商標屬于在第16類1606印刷出版物類別上的使用。需要注意的是，圖書與期刊、雜志雖然同屬于1606群組，但是分屬不同段落，二者之間并不類似。如果僅僅在1606第二段包括“報紙、期刊、雜志、新聞刊物”等商品上獲得商標注冊，并不能當然在圖書商品上使用相關商標，否則仍存在侵權的風險。
2、教育培訓服務上的使用
除了書籍出版等使用之外，在線教育企業在其他場景下的使用均在于對自身的培訓教育服務進行宣傳或者直接用于培訓服務，其目的在于使得相關公眾建立教育培訓服務與該主體之間的關聯，比較典型的場景比如在官網、官方微信、官方微博、電話營銷、宣傳物料中等使用，相關使用行為已經在大量的司法案例中被認定為屬于在教育培訓服務上的使用行為。如果未取得注冊商標專用權，存在侵權的風險。除了上述典型場景之外，以下使用場景看上去較為特殊，但是本質并無區別，實踐中亦常引起混淆，因此筆者特別進行說明：
（1）在APP名稱中使用商標標識等。在線教育企業將商標作為APP的名稱構成商標法意義上的使用行為，在判斷這一行為究竟屬于何種類型上的商標使用行為，一般要考察APP背后的服務功能。對于絕大多數在線教育APP，相關主體向消費者提供該APP的目的在于為消費者提供“教育；培訓”等服務，APP只是達成相關目的的工具。消費者購買使用的并不是APP本身，而是將APP作為工具，目的在于APP所承載的教育培訓服務以及該APP中的內容，因此在APP名稱中使用商標實質上仍屬于提供第41類上的教育培訓服務。在徐州好利維爾科技發展有限公司與北京農管家科技有限公司侵害商標權糾紛一案中，原告在第9類商品上注冊“農管家”商標，被告開發的一款APP名稱亦為“農管家”，因此原告起訴被告侵害其注冊商標專用權。法院經審理認為，被告僅僅是在形式上使用了APP這種移動應用程序，但不能因此簡單機械地將其歸類于第9類商品，應當從服務的整體進行綜合性判斷。被告并未通過APP向相關公眾銷售軟件或進行系統的開發及安裝，在服務方式、對象及內容上均與原告商標核定的使用項目范圍存在較大差異，不構成相同或者類似服務。尤其是在當前“互聯網+”的時代背景下，各行各業均開始借助互聯網平臺開發移動應用程序，進行資源整合和業務擴展，如果認定某一企業在第9類商品上完成了商標注冊即可當然排除他人借助移動應用軟件進行經營，不利于當前互聯網經濟的發展。因而，最終法院并未認定被告侵權。
（2）將商標設置為搜索引擎關鍵詞。企業在經營過程中，通常會設置關鍵詞，當網絡用戶點擊關鍵詞，更容易將其引流至自己經營網站，通過增加用戶訪問量以進一步增加交易機會。在討論搜索引擎關鍵詞這一問題時，需要著重考慮：第一，將商標設置為搜索引擎關鍵詞是否是商標性使用行為？第二，如果是商標性使用行為，屬于何種類別？目前，在司法實踐中，對于第一個問題，尤其是顯性設置關鍵詞（即關鍵詞出現在網站推廣標題、網站描述或網址在搜索引擎頁面顯示的內容中）并無太大爭議，大多數法院均將之認定為商標性使用行為。在上海麥奇公司和北京創意麥奇公司侵害商標權及不正當競爭糾紛一案中，法院認為，上海麥奇公司和北京創意麥奇公司將ABC作為搜索關鍵詞的行為，因搜索結果顯示的標題、描述中均有VIPABC等標志，以及與VIPABC英語培訓相關的內容，且點擊進入后的頁面即上海麥奇公司和北京創意麥奇公司實際提供在線英語教育培訓的www.vipabc.com網站。上海麥奇公司和北京創意麥奇公司通過該搜索關鍵詞，實現了標識其所提供的在線英語教育培訓服務來源的作用，故該使用屬于商標法意義上的商標使用行為。而相關行為究竟屬于何種類別服務的使用，按照搜索引擎關鍵詞設置的目的，在線教育企業使用關鍵詞進行推廣搜索鏈接，本質上屬于一種推廣營銷方式。通過關鍵詞的設置，網絡用戶點擊推廣鏈接后，可以進入在線教育企業具體經營的提供在線教育培訓的網站，實質上屬于對自己所提供的教育培訓服務的宣傳推廣，因此是第41類“教育培訓”服務上的商標使用行為。此外，采用競價排名、將商標隱形設置為關鍵詞等亦有可能構成不正當競爭。
（三）抗辯要點三：自身的注冊商標
在實踐中，常常會遇到被告抗辯已經就相關標識注冊了商標，因此主張自己的使用并不構成侵權。根據上述分析可知，商標有著核定使用商品/服務類別的限制，即使擁有注冊商標，相應的抗辯并不能當然成立?？罐q要點三與抗辯要點二其實是一體兩面的關系。如果被告注冊了商標并在自己注冊商標核定使用商品/服務上原樣使用注冊商標，則并不會侵害其他主體的商標權。如果被告雖然注冊了商標，但是并未使用自己注冊的商標標識，或者并未在注冊商標核定的商品服務上使用，則依然存在侵害商標權的風險。
就在線教育行業，如果希望通過“使用自身注冊商標”實現抗辯成功，對于在圖書期刊商品上的商標使用，需要以在第16類商品上的注冊商標專用權來抗衡。而對于其余典型場景中的商標使用，一般需要獲得第41類商標注冊。
三.總結
商標的生命力在于使用，商標的侵權風險也來自于“商標性使用”。注冊商標并不是終點，注冊之后的使用才是重中之重，但是也很容易發生爭議。在線教育企業，無論是從自身布局品牌，還是從防范侵權風險來看，都需要做好以下工作：
1、核心類別商標盡早布局，注意商標注冊的類別、群組與段落
在商標法領域，存在商品服務類別的區分，在注冊商標時，不僅需要指定商品服務的類別，更需要進一步指定至具體群組乃至群組段落中的具體商品服務。換言之，雖然商標遵循先申請原則，但是完全有可能存在同一群組上有多個主體注冊相同的商標。在不同類別上存在多個主體注冊的相同商標就更加常見了。這也意味著，商標權利人在使用自己的注冊商標時，必須使用在自己注冊商標核定商品服務上，否則，有可能侵害他人的注冊商標專用權。
對于在線教育企業而言，最為密切相關的商標為第41類“教育；提供培訓”等商標，無論是線上還是線下教育，無論是在實際提供培訓服務中使用商標，還是為了推廣宣傳自己的服務，一般都會被認定為第41類商標的使用行為。如果企業在該類別上沒有注冊商標或者沒有合法獲得使用相關商標的授權，使用標識存在較高的侵權風險。
2、穿透現象看本質，確定具體使用類別
商標的使用服務于商標權人所提供的商品和服務，服務于具體的業務經營活動，在識別商標使用的具體類別這一問題上，尤其需要把握的關鍵問題在于，相關商標的使用究竟是建立哪些商品服務與權利人之間的聯系？在線教育企業具體使用類別通常集中在第41類“教育培訓服務”以及第16類“圖書、期刊”等商品上。
基于《商標法》以及《類似商品和服務區分表》的規定，對于同一群組的不同商品也有可能是不類似的，典型如1606群組中的書籍與期刊，由于該兩種商品并不類似，完全有可能存在兩個不同主體就同一個商標分別取得在“書籍”與“期刊”上的專用權，如果超出自身注冊商標核定使用范圍使用注冊商標，有可能存在侵權風險。
3、第35類商標的注冊使用特殊情形
在商標申請以及使用領域，有一種觀點認為第35類商標系“萬能商標”，誠然，現在越來越多的電商企業在店鋪入駐的時候，對于是否取得第35類注冊商標會有一些額外的關注與要求，但是并不意味著企業只要注冊了第35類商標，就可以在所有服務類別上使用。按照商品服務分類表，第35類商標主要用于“廣告；商業經營、組織和管理；推銷；辦公事務”等服務，結合實踐，根據第35類商標的核定使用類別的分析，其一般適用于針對為多個品牌進行推廣宣傳的服務，線上如在天貓開設食品專營店，銷售各種品牌的食品零食，線下如開設超市賣場等，側重于為其他主體提供推廣服務或者提供商業服務，如果是為自己的經營、服務進行推廣，還是需要以自身所提供的服務的實質來確定類別。對于在線教育企業來講，當然需要回歸到第41類“教育培訓”服務的本質。
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